Tribunale Bologna 15/11/2010 [Marchio - Marchio internazionale - Contraffazione - Concorrenza sleale - Richiesta di nullità per difetto di novità - Richiesta di nullità per non uso]

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17542/2007 promossa da:

BO. SPA, con il patrocinio dell'avv. RE.RO., dell'avv. Bo.Ma., Avv. Mu.Ka., Avv. Ve.Si., Avv. Ba.Ma. del Foro di Milano, nonché dagli Avv. D.Ma.Ti. e Avv. Ro.Re. del Foro di Bologna presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata;

ATTRICE

contro

BE. SRL, con il patrocinio dell'avv. MA.PI. e dell'avv. Pa.Ca. ed El.Ba., del Foro di Firenze, elettivamente domiciliata in omissis presso il difensore avv. MA.PI.

CONVENUTA

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con atto di citazione notificato in data 26 ottobre 2007, la società BO. spa (d'ora in avanti, per brevità: BO.) conveniva in giudizio la BE. srl (d'ora in avanti, per brevità: BE.), per sentir accertare e dichiarare, in forza delle privative nella sua disponibilità, costituite dal marchio italiano n. (…), depositato in data 25.07.2003 e registrato il 11.09.2006 in classe 9, base altresì del marchio internazionale n. (…), e dal marchio italiano n. (…) depositato in data 01.12.2005 e registrato il 22.10.2008 sempre in classe 9, la nullità per mancanza di novità, ai sensi degli artt. 25.1a) e 12.1e) nonché 12.1b) e c) c.p.i., del marchio italiano n. (…) "BO.", depositato da BE. in data 14.02.2006 nelle classi 37 e 42; nonché per sentir dichiarare che l'utilizzazione da parte della convenuta del segno "BO.", come marchio, ragione/denominazione sociale, nella pubblicità, nella corrispondenza commerciale e su Internet, integra violazione dei diritti esclusivi spettanti a BO., oltre a costituire atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, nn. 1, 2 e 3 c.c., con conseguente inibitoria alla prosecuzione degli illeciti, condanna al risarcimento dei danni e pubblicazione della sentenza, a cura dell'attrice ed a spese della convenuta.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la convenuta, chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande formulate da parte attrice, con conseguente conferma della validità ed efficacia - oltre che dell'asserita legittima titolarità in capo a BE.- del marchio italiano n. (…) "BO." ed, in via riconvenzionale, la condanna di BO. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali pretesamente subiti da BE. a causa della azione giudiziaria, con pubblicazione della sentenza, a cura della convenuta ed a spese dell'attrice, su riviste di settore. La causa, istruita mediante produzioni documentali veniva posta in decisione all'udienza del 13.05.2010.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Risulta documentalmente provato che BO. è titolare del marchio registrato "BO." (denominativo), depositato in data 25.07.2003 con domanda n. (…), in classe 9 per "apparecchi elettrici, gruppi di continuità, raddrizzatori, inverter, interruttori statici, stazioni di energia e quadri di distribuzione", e giunto a registrazione l'11.09.2006 con il n. omissis (doc. 4 a) e b) fascicolo parte attrice). Lo stesso marchio è stato registrato con registrazione internazionale n. (…) dell'11.09.2006 (doc. 5 a) e b) fascicolo attrice), esteso in Algeria, Germania, Austria, Benelux, Cina, Cipro, Egitto, Spagna, Federazione di Russia, Francia, Kazakistan, Marocco, Siria, Iran, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Svizzera, Australia, Stati Uniti, Grecia, Manda, Giappone, Repubblica di Corea, Regno Unito, Singapore, Turkmenistan e Turchia. BO. è, inoltre, titolare della domanda di marchio "BO." (figurativo) n. (…), depositata l'1.12.2005 e registrata in data 22.10.2008 con il n. (…), sempre per prodotti in classe 9 e, precisamente, "apparecchi elettrici di controllo, apparecchi elettrici e di commutazione, apparecchi per ricaricare gli accumulatori elettrici, quadri di distribuzione (elettricità), convertitori elettrici, quadri di connessione e comando (elettricità), regolatori contro la sovratensione, trasformatori elettrici, gruppi elettrici di continuità" (doc. 6 a) e b) fascicolo parte attrice). La BE. srl, costituita in data 17.11.2005, ha depositato in data 14.02.2006, la domanda di marchio n. (…) "BO.", nelle classi 37 e 42 in relazione a servizi rispettivamente di "costruzione, riparazione e servizi di installazione" e "servizi scientifici e tecnologici e relativi servizi di ricerca e di sviluppo, servizi di analisi e di ricerca industriali, servizi di progettazione e sviluppo di computer e programmi informatici, servizi giuridici", con registrazione in data 12.07.2006 con il n. (…).

Sulla base di tale registrazione italiana BE., rivendicandone la priorità, ha quindi esteso il marchio a livello internazionale con la registrazione n. (…) del 12.07.2006. Tale registrazione internazionale anticipa il marchio internazionale di parte attrice registrato il 11.09.2006, e per paesi nella maggior parte coincidenti: Cina, Algeria, Egitto, Francia, Iran, Kazakistan, Federazione di Russia, Gran Bretagna, Giappone, Corea del Sud, Singapore e Stati Uniti (doc. 10 fascicolo parte attrice). Per quanto la indiscussa anteriorità delle privative della società attrice, consentirebbe di limitare la valutazione alla sussistenza dei presupposti per la declaratoria della nullità del marchio italiano registrato n. (…) "BO." e del marchio internazionale n. omissis "BO." di titolarità di BE. srl ai sensi degli artt. 25.1a) e 12.1) c.p.i., questo Tribunale ritiene opportuno, anche ai fini di coerenza dell'iter motivazionale, procedere alla considerazione delle vicende del marchio "Bo.". Orbene, in questa prospettiva, occorre rilevare che, come risulta dalle visure camerali in atti, BO. spa (doc. 1a) fascicolo parte attrice) opera nel settore della conversione statica di energia sia nel comparto degli UPS e cioè dei gruppi statici di continuità. Come risulta dal sito (…), l'azienda è presente sul mercato da circa 40 anni. Del pari risulta provato che BO., oltre ad utilizzare il marchio come propria denominazione sociale, ha contraddistinto con esso l'attività, i prodotti e i servizi, anche nel periodo in cui la stessa aveva modificato la propria denominazione sociale. Sul punto parte attrice ha supportato tale assunto con un'ampia produzione documentale. Agli atti risultano prodotte fatture e bollettini di collaudo, documenti di commessa pratiche di finanziamento (vedi lettera raccomandata intestata del 1993 doc. n. 7c), fotografie di partecipazione a fiere (7d), accordo di collaborazione di epoca successiva al 1991 BO.-Cy., al cui interno viene riportata una brochure BO. degli anni '70 (7e), fotografie di prodotti degli anni '70 e '80 riportanti il marchio "BO." (7f); le fatture e le lettere riferibili al periodo in cui l'azienda aveva cambiato denominazione sociale (2004-2005 doc. 28a-n); nonché rassegna stampa nella quale si da notizia della crisi societaria del 2005, con specifici riferimenti alla necessità si salvare lo storico marchio (in particolare vedi docc. n. 29a, 29o e 29p ove si fa riferimento proprio al segno distintivo Bo.). Deve ritenersi raggiunta idonea prova che il segno "Bo." sia stato utilizzato, in maniera generalizzata sul territorio nazionale, così da poter essere considerato quale segno distintivo individuante il collegamento prodotto/impresa. Quanto al dato della diffusione sul territorio nazionale si consideri che risulta provato come tra i fruitori dei servizi e delle forniture Bo., vi siano contraenti generali, società di ingegneria enti pubblici e, come risulta dalla documentazione fotografica in atti, anche il Ministero Della Difesa. Trattasi di un marchio storico, diffuso su tutto il territorio nazionale e, tenuto conto dell'intensità, dell'ampiezza geografica e della durata temporale dell'uso, può certamente dirsi anche notorio, in quanto conosciuto da una parte significativa del pubblico dei consumatori di settore. Ciò premesso il Tribunale ritiene infondata l'affermazione della convenuta secondo la quale i diversi mutamenti di proprietà avrebbero determinato l'interruzione dell'uso del segno Bo., almeno come denominazione sociale, ditta e ragione sociale. Sul punto, richiamando le considerazioni già svolte sulle caratteristiche del segno denominativo in questione, occorre ricordare come secondo la migliore dottrina e la giurisprudenza, il non uso integra fattispecie estintiva anche del marchio di fatto, a condizione che, nel caso concreto, sia venuta meno anche la notorietà e la relazione mnemonica che lega il segno al pubblico. (Così recentemente Trib. Bari, 14/05/2009 Nuova Giur. Civ., 2009, 12, 1, 1234, VI.). Orbene, nella fattispecie in esame proprio la certificata notorietà di quel segno e della denominazione sociale dell'azienda Bo. porta ad escludere, sulla scorta della documentazione prodotta, che il ricordo di quel segno sia andato perduto. Tutto ciò premesso, non vi è dubbio che le registrazioni di parte convenuta, violino la privativa della società attrice. Dando per scontata (ed invero, correttamente, incontestata da parte della difesa della convenuta) l'identità del marchio posteriore "BO." di Be. rispetto al marchio anteriore "BO." di BO. spa, occorre invece interessarsi del confronto tra i prodotti, in quanto la convenuta rileva di aver registrato il proprio marchio nelle classi 37 e 42 (rispettivamente relative a servizi di "Costruzione; riparazione; servizi d'installazione" e "Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di hardware e software; servizi giuridici") completamente diverse da quella per cui Bo. ha fatto domanda ovvero la classe 9. Le attività delle parti, dunque, sarebbero diverse, posto che la Bo. si occupa della produzione di gruppi di continuità, mentre Be. sarebbe invece specializzata nel settore fotovoltaico. Orbene, premesso che la ripartizione dei prodotti in classi merceologiche ha una mera valenza di carattere amministrativo e, pertanto, non può spiegare effetti nella valutazione di affinità dei prodotti occorre rilevare che BE. opera nel settore di fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche, comprese parti e accessori, in cui è attiva BO., e svolge anche la medesima attività di nicchia consistente nel produrre e commercializzare UPS inverter, raddrizzatori, batterie, caricabatterie, interruttori statici e sistemi fotovoltaici. Sul punto innanzitutto occorre sottolineare che dalla visura camerale Be., detta società risulta essere stata costituita per svolgere la seguente attività "ricerca e sviluppo nel campo delle apparecchiature elettriche, elettromeccaniche ed elettroniche; servizi di assistenza e manutenzione nel settore delle apparecchiature elettriche, elettromeccaniche ed elettroniche; studio, ideazione, progettazione, produzione, assemblaggio, installazione di apparecchiature elettriche, elettromeccaniche ed elettroniche o di loro componenti" (v. doc. n. 8 fascicolo parte attrice), mentre sul sito di Eu.Pa. - l'annuario Europeo degli affari e delle imprese - risulta che la Be. è specializzata nel "sottosettore Costruzioni meccaniche/Energia produzione" ed in particolare in "...Ups inverter, raddrizzatori, batterie, caricabatterie, interruttori statici, sistemi fotovoltaici..." (doc. n. 14 fascicolo di parte attrice). Ed ancora, in via risolutiva, va evidenziato come la Be. abbia partecipato ad una gara d'appalto alla quale ha preso parte anche BO. (doc. 27a-b) e, soprattutto, va sottolineato il contenuto della deposizione della teste Co., già dipendente Bo., poi passata alla Be. il quale ha dichiarato che BO. faceva assistenza per Ra.Ro. spa; che la Be. opera per assistenza su multimarca per macchine UPS e raddrizzatori e che la società convenuta ha contattato privati, aziende, enti, fra cui sicuramente anche Ra.Ro. spa, per proporre il servizio di assistenza e manutenzione (cfr. verbale di udienza del 02.04.2009), confermando, dunque, la concreta specularità dell'offerta sul mercato delle due società. Ed allora non vi è dubbio che il marchio "Bo." di Be. sia nullo posto che in tema di marchi di impresa, è preclusa, per difetto di novità, la registrazione di un successivo marchio che riproduca il cuore del marchio anteriore potendosi determinare un rischio di confusione per il pubblico, quale rischio di un erroneo riferimento dell'attività dell'una all'altra impresa, soprattutto qualora tale eventualità sia resa altamente probabile dalla identità, o quantomeno affinità, dei prodotti e dei servizi resi, nonché dalla collocazione delle imprese che nel caso di specie hanno sede nello stesso Comune. Nello stesso senso vedi recentemente Cass. civ., Sez. I, 03/04/2009, n. 8119 Re. S.p.A. C. Ca.ve.in.Re.Gi. s.r.l.). La carenza di tale novità si configura sia rispetto alla anteriore registrazione di Bo. sia alla diffusione di tale ultimo segno come marchio di fatto, sia rispetto alla anteriore utilizzazione da parte dell'attrice come denominazione sociale o ditta. Le stesse considerazioni che fondano la declaratoria di nullità valgono a fondare l'accertamento della contraffazione. Ed infatti in tema di giudizio di contraffazione dei marchi, posto che la relativa azione ha carattere reale, è necessaria e sufficiente la verifica della confondibilità tra i segni, non rilevando invece la confondibilità dei prodotti contrassegnati, né le concrete modalità di utilizzo dei segni medesimi, trattandosi di valutazioni proprie invece dell'azione di concorrenza sleale (tra le tante vedi Cass. civ., Sez. I, 13/02/2009, n. 3639 Ke. S.p.A. C. Er. s.r.l.). Segue l'inibitoria all'utilizzo del marchio "BO." da parte di BE. in qualsiasi modalità. Sussiste la concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c.. Ed infatti la palese contraffazione del marchio "Bo." da parte di Be. che utilizza un marchio identico senza nessun altro elemento che consenta un minimo di differenziazione; l'offerta dei medesimi servizi in un settore di alta specializzazione, come risulta in concreto soprattutto dalle deposizioni Ri. e Cotacchini, in relazione all'episodio di Ra. di Ro.; la localizzazione della Be. nello stesso Comune della Bo., determinano la confondibilità tra i prodotti e i servizi dei due concorrenti e, quindi, la possibilità di uno sviamento della clientela su questo punto vedi Cass. civ., Sez. I, 22/07/2009, n. 17144, secondo la quale: "In tema di concorrenza sleale, presupposto indefettibile dell'illecito è la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, e quindi la comunanza di clientela, la quale non è data dalla identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti che sono in grado di soddisfare quel bisogno. La sussistenza di tale requisito va verificata anche in una prospettiva potenziale, dovendosi esaminare se l'attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e quindi su quello merceologico, l'offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini e succedanei rispetto a quelli offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale").

Non sussiste la prova, invece della fattispecie astratta di cui al n. 2 dell'art. 2598 c.c..

Sul punto secondo un orientamento costante di questo Tribunale la fattispecie della concorrenza sleale per appropriazione di pregi del prodotto di un concorrente (art. 2598, n. 2 c.c.) ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti o alla propria impresa pregi, quali medaglie, riconoscimenti, qualità, indicazioni, requisiti, virtù da essi non posseduti, ma appartenenti ai prodotti o all'impresa di un concorrente. Per "pregio" deve cioè intendersi qualsiasi caratteristica dell'impresa o dei prodotti che sia considerata come qualità positiva e diventi quindi motivo di preferenza. Essa si configura dunque, solo quando la comunicazione da parte dell'imprenditore attribuisce ai suoi prodotti pregi propri soltanto dei prodotti dell'impresa concorrente; inoltre, la fattispecie appropriativa realizza un illecito sviamento di clientela non in conseguenza della confusione, che si realizza tra i prodotti di imprese distinte, ma nel momento in cui ingenera nel pubblico la convinzione che il prodotto abbia le stesse qualità e gli stessi pregi di quelli del concorrente e ciò per effetto del carattere mendace della autoattribuzione (Trib. (Ord.) Bologna, 29/02/2008 L. s.p.a. C. L.M. s.r.l. e altri). Nella fattispecie non vi è alcuna prova in tal senso né può dirsi che la proposta di prodotti o servizi affini a quelli della società attrice integri di per sé la fattispecie in questione. Del pari è rimasta non sufficientemente provata la fattispecie di cui al n. 3 dell'art. 2598 c.c. Va infine rigettata la domanda di risarcimento del danno in quanto del tutto sfornita di supporto probatorio.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti per disporre la pubblicazione della sentenza con le modalità precisate in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Dichiara la nullità del marchio italiano n. (…) "Bo.", a nome Be. srl, di cui alla domanda n. omissis, depositata in data 14.02.2006, nelle classi 37 e 42, per mancanza di novità ai sensi degli artt. 25.1a) e 12.1d) nonché ai sensi dell'art. 12.1b) e 1c) c.p.i. nel testo così modificato dal D.lgs. 13 agosto 2010 n. 131.

Dichiara che l'utilizzazione da parte della convenuta del marchio "Bo." come marchio, nella pubblicità e nella corrispondenza commerciale integra contraffazione del marchio "Bo." nonché concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1 c.c.;

Inibisce alla società convenuta Be. srl l'utilizzazione con qualsiasi modalità distintiva, del segno "Bo." e fissa la somma di € 1.500,00 a titolo di penale per ogni violazione constatata successivamente alla pubblicazione della presente sentenza e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza stessa.

Dispone la pubblicazione del dispositivo della sentenza, a cura e spese della convenuta Be. srl, per due volte a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti ed il marchio "Bo." in grassetto, su "Il Sole 24 Ore" e su "La Nazione" pagina nazionale.

Condanna altresì la parte convenuta Be. srl a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 670,00 per spese, € 3.680,00 per diritti, € 11.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50% per spese generali.

DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza venga trasmessa all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ai sensi dell'art. 122 comma 8 c.p.i.

 

Così deciso in Bologna, il 5 ottobre 2010.

Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2010.

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