Tribunale UE 25/01/2023 (causa T‑352/22) [Marchio UE — Procedimento di nullità — Marchio UE denominativo KARR — Impedimento assoluto alla nullità]

Marchio dell'Unione Europea — Procedimento di nullità — Marchio UE denominativo KARR — Impedimento assoluto alla nullità — Articolo 7, paragrafo. 1, lettera c), e Articolo 51, paragrafo 1), lettera c), e Articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del Rregolamento (UE) 2017/1001].

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Nella causa T‑352/22,

De Dietrich Process Systems GmbH, con sede in Mainz (Germania), rappresentata dal sig. M. Körner  , avvocato,

parte richiedente,

contro

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da MM. M. Eberl e T. Klee, in qualità di agenti,

imputato,

l'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO

Koch-Glitsch LP, con sede a Wichita, Kansas (USA),

IL TRIBUNALE (prima sezione),

composta dai sigg. D. Spielmann, presidente, R. Mastroianni e T. Tóth (relatore), giudici,

impiegato: ME Coulon,

vista la fase scritta del procedimento,

vista l'assenza di richiesta di fissazione dell'udienza presentata dalle parti entro tre settimane dalla comunicazione della chiusura della fase scritta del procedimento e deciso, ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del regolamento di procedura Tribunale, statuire senza una fase orale del procedimento,

emette la presente

SENTENZA

1 Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente, De Dietrich Process Systems GmbH,  chiede l'annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 1° aprile 2022 (procedimento R 1105/2021 ‑1  ) (in prosieguo: la “decisione impugnata”).

 Storia del contenzioso

2 Il 12 marzo 2020, la ricorrente ha presentato all'EUIPO una domanda di nullità del marchio dell'Unione europea che era stata registrata a seguito di una domanda depositata il 26 aprile 2004 per il segno denominativo KARR.

3 I prodotti contrassegnati dal marchio contestato per i quali è stata chiesta la nullità rientravano nella classe 7 ai sensi dell'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondeva alla seguente descrizione: “Colonne di estrazione liquido-liquido”.

4 I motivi dedotti a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità erano quelli di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo Marchio dell'Unione europea (GU 2017 L 154, pag. 1), letto in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) ec), del medesimo regolamento.

5 Il 29 aprile 2021, la divisione di annullamento ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità sulla base dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, letto in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c ) di detto regolamento, e ha cancellato il marchio contestato.

6 Il 23 giugno 2021 la Koch‑Glitsch LP ha presentato ricorso dinanzi all'EUIPO avverso la decisione della divisione di annullamento.

7  Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso accoglieva il ricorso, annullava la decisione della divisione di annullamento e respingeva la domanda di nullità. In sostanza, dopo aver indicato che il pubblico di riferimento era costituito da professionisti del settore chimico, petrolifero, farmaceutico, alimentare, delle biotecnologie e dell'idrometallurgia (in prosieguo: i «professionisti del settore»), ha ritenuto che gli elementi prodotti dalla ricorrente non fossero sufficienti a dimostrare che tale pubblico percepiva il termine «karr» come descrittivo delle caratteristiche delle colonne di estrazione liquido-liquido alla data della domanda di registrazione del marchio contestato. Secondo la commissione di ricorso, il mero uso nelle pubblicazioni scientifiche e nei documenti brevettuali del nome dell'inventore di una particolare colonna di estrazione liquido-liquido non è sufficiente per stabilire un significato descrittivo. Inoltre, ha sottolineato che poiché l'invenzione del signor AE Karr è stata fatta nel 1959 e che la "colonna di Karr" o il "contattore di Karr" sembravano essere solo un tipo di colonne pulsanti disponibili tra molti altri, non vi era alcuna indicazione che il il termine "karr" sarebbe necessario in futuro per riferirsi alle caratteristiche delle colonne di estrazione liquido-liquido. La commissione di ricorso ha concluso che il ricorrente non aveva dimostrato l'esistenza di impedimenti assoluti alla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001.

 Conclusioni delle parti

8 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– condannare l'EUIPO alle spese.

9 L'EUIPO chiede che la Corte voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

 Luogo

10 In via preliminare, occorre rilevare che, considerata la data di deposito della domanda di registrazione di cui trattasi, vale a dire il 26 aprile 2004, determinante ai fini dell'individuazione del diritto sostanziale applicabile, i fatti di causa sono disciplinate  dalle disposizioni sostanziali del regolamento (CE) n. 40/94  del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1) (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 23 aprile 2020 , Gugler France/Gugler e EUIPO, C‑736/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:308, punto 3 e giurisprudenza ivi citata).

11 Pertanto, nel caso di specie, per quanto riguarda le norme sostanziali, occorre comprendere i riferimenti operati  dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata e dalle parti nelle loro argomentazioni all'art. 59, n. 1, lett. a), e all'art. (1), lettere b) e c), del regolamento 2017/1001 in riferimento all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), identico nel contenuto, del regolamento n  .  .

12 Inoltre, nella misura in cui, secondo una giurisprudenza costante, le norme procedurali si considerano generalmente applicabili alla data in cui entrano in vigore (v. sentenza dell'11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C‑610/10, UE :C:2012:781, punto 45 e giurisprudenza citata), la controversia è disciplinata dalle disposizioni procedurali del Regolamento 2017/1001.

13 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi, relativi, in primo luogo, alla violazione dell'art. 51 , n. 1  , lett. a), del regolamento  n. stesso regolamento e, il secondo, violazione dell'art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94  , letto in combinato disposto con l'art. 7, n. 

14 A sostegno del primo motivo, la ricorrente fa valere che la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che il marchio contestato non fosse descrittivo dei prodotti di cui trattasi, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94  .

15 L'EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente.

16 In limine, occorre ricordare, in primo luogo, che l'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n  . di tale regolamento e, in secondo luogo, che l'unica data rilevante ai fini dell'esame di una domanda di nullità fondata sull'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento è quella del deposito della domanda di marchio contestato.

17 Ai sensi dell'art. 7, n. 1  , lett. c), del regolamento n . origine geografica o tempo di produzione del prodotto o prestazione del servizio, o altre loro caratteristiche.

18 Infine, occorre ricordare che la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere effettuata solo in relazione, in primo luogo, alla percezione che ne ha il pubblico interessato e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati ( sentenze del 27 febbraio 2002, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, punto 38, e del 7 luglio 2011, Cree/UAMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non pubblicato, EU:T:2011:340, punto 17].

19 Quanto alla definizione del pubblico di riferimento, la commissione di ricorso ha dichiarato, al punto 25 della decisione impugnata, che i prodotti in questione erano destinati esclusivamente ai professionisti del settore.

20 La ricorrente contesta tale valutazione. Analogamente alla divisione di annullamento, essa sostiene che, oltre ai professionisti del settore, il pubblico di riferimento è costituito da scienziati e ricercatori.

21 L'EUIPO confuta l'argomento della ricorrente sostenendo che, in primo luogo, essa ha prodotto solo alcuni articoli scientifici senza specificare se gli scienziati nel campo dell'estrazione liquido-liquido comprendessero il termine «karr» e che, in secondo luogo, non ha dimostrato che il pubblico si rivolgesse da detti articoli era lo stesso pubblico cui si rivolgevano i prodotti di cui trattasi.

22 Risulta chiaramente dalla giurisprudenza che la definizione del pubblico di riferimento è legata all'esame dei destinatari dei prodotti interessati, poiché è in relazione ad essi che il marchio deve svolgere la sua funzione essenziale [sentenza del 29 settembre 2010, CNH Global/UAMI (Combinazione dei colori rosso, nero e grigio per un trattore), T‑378/07, EU:T:2010:413, punto 38].

23      Al riguardo, si precisa che le parti concordano nel ritenere che le colonne di estrazione liquido-liquido, rientranti nella classe 7, siano destinate ai professionisti del settore. Tuttavia, come hanno giustamente rilevato sia la divisione di annullamento sia la ricorrente, l'estrazione liquido-liquido può essere effettuata in laboratori chimici, generalmente mediante una colonna di estrazione. Si tratta di dispositivi molto specifici, utilizzati da chimici di laboratorio altamente qualificati, oltre che da scienziati e ricercatori. Ciò è peraltro corroborato dall'articolo di Wikipedia relativo all'estrazione liquido-liquido prodotto da Koch-Glitsch davanti alle autorità dell'EUIPO, da cui risulta che questa tecnica di estrazione è una tecnica di base utilizzata nei laboratori chimici. Pertanto, vi è motivo di ritenere che le colonne di estrazione liquido-liquido siano rivolte anche a scienziati e ricercatori.

24 Ne consegue che, ai fini della valutazione del carattere descrittivo del marchio contestato, il pubblico da prendere in considerazione è costituito da professionisti del settore nonché da scienziati e ricercatori.

25 Di conseguenza, la commissione di ricorso ha erroneamente escluso scienziati e ricercatori dal pubblico di riferimento. Tale errore implica che la commissione di ricorso non abbia necessariamente valutato il carattere descrittivo del marchio contestato rispetto alla percezione che ne aveva una parte del pubblico di riferimento.

26 Ciò considerato, il Tribunale non dispone di tutti gli elementi necessari per verificare la fondatezza della valutazione effettuata dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata. Non si può, infatti, escludere che l'esame di merito delle argomentazioni e delle prove presentate dalla ricorrente nel corso del procedimento dinanzi all'EUIPO, con riguardo al carattere descrittivo del marchio contestato, avrebbe indotto la Commissione di ricorso ad adottare una decisione con un contenuto diverso da quello della decisione impugnata se essa avesse tenuto conto della percezione di tale marchio da parte di ricercatori e scienziati.

27 Tuttavia, occorre ricordare che la competenza attribuita al Tribunale dall'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 non gli conferisce il potere di sostituirsi alla commissione di ricorso sulla base di una valutazione di fatto secondo cui quest'ultima non ha eseguire (v., in tal senso, sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punti 71 e 72).

28 Di conseguenza, occorre accogliere il primo motivo e annullare la decisione impugnata, senza che occorra statuire sul secondo motivo.

 Sui costi

Sulle spese 29 Ai sensi dell'art. 134, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne ha fatto domanda.

30 Poiché l'EUIPO è rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese, come sostenuto dalla ricorrente.

Per queste ragioni,

IL TRIBUNALE (prima sezione)

dichiara:

1) La decisione della Prima Commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 1° aprile  2022 (procedimento R 1105/2021 - 1) è annullata.

2) L'EUIPO è condannato alle spese.

Così pronunciato in pubblica udienza a Lussemburgo il 25 gennaio 2023.

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