Con decisione del 23 gennaio 2026, la Divisione Locale di Parigi ha offerto un’accurata ricostruzione dei presupposti necessari per la concessione delle misure cautelari nelle vertenze innanzi l’UPC.
Ai sensi dell’art. 62 UPCA e della Rule 211 RoP, la concessione delle misure cautelari è subordinata, come vedremo, a un esame rigoroso di specifici requisiti e comporta, in capo al ricorrente, un onere probatorio particolarmente stringente, che non è in alcun modo attenuato dalla complessità tecnologica del settore di riferimento, relativo – nel caso di specie - a dispositivi per il sequenziamento genomico.
Nell’ordinamento dell’UPC, la domanda cautelare dev’essere anzitutto proposta senza irragionevole ritardo.
Come evidenziato dai togati della divisione parigina, il dies a quo per valutare la tempestività dell’azione non coincide con la conoscibilità astratta dell’esistenza di un prodotto potenzialmente in contraffazione né con la diffusione di informazioni commerciali su di esso, bensì con il momento in cui il richiedente dispone, o avrebbe dovuto disporre con l’ordinaria diligenza, di un quadro fattuale e documentale sufficiente a introdurre una domanda cautelare con ragionevoli prospettive di successo.
Nel caso di specie, il Tribunale ha individuato tale momento nella data del primo scambio di corrispondenza tra le parti, dal quale emergeva in effetti un rischio concreto di contraffazione nei Paesi coperti dai brevetti. La Corte ha invece respinto l’argomentazione delle resistenti, secondo cui le prime notizie relative alla commercializzazione del prodotto sarebbero risalite a un momento antecedente rispetto a tale scambio e sarebbero state diffuse tramite webinar e annunci pubblicitari. Infatti, come emerso nel corso del giudizio, tali materiali oggetto di precedente diffusione non contenevano informazioni tecniche sufficienti per svolgere un’analisi comparativa attendibile sul funzionamento del test genomico in pretesa violazione, elemento essenziale per l’azione cautelare, soprattutto in virtù del sistema “front loaded” tipico del procedimento dell’UPC.
Di conseguenza, secondo la Divisione Locale, l’arco temporale di tre mesi tra la prima conoscenza qualificata del prodotto e il deposito della domanda cautelare deve ritenersi ragionevole, anche tenuto conto del numero di brevetti coinvolti e della complessità della tecnologia interessata.
Sotto altro profilo, nel valutare la concessione delle misure cautelari, i giudici hanno valutato se la validità delle privative azionate fosse supportata da un grado di certezza sufficientemente elevato, come previsto dalla Rule 211.2 RoP. Questo vaglio ha avuto esito negativo. In particolare, per due dei brevetti azionati, la Divisione si è soffermata sull’eccezione di “added matter” sollevata dalle resistenti. Richiamando il principio, ormai consolidato nella prassi dell’EPO e nella giurisprudenza dell’UPC, secondo cui ogni rivendicazione deve risultare direttamente e univocamente deducibile dalla domanda originaria, senza possibilità di ricorrere a combinazioni ricostruite ex post, i giudici parigini hanno ribadito che la domanda di brevetto non può trasformarsi in un serbatoio (cd. reservoir) da cui attingere frammenti tecnici eterogenei (cd. scattered fragments) per giungere a configurazioni tecniche non univocamente supportate dalla domanda così come originariamente depositata.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha accertato che nel caso concreto la formulazione della rivendicazione non trovasse un fondamento diretto nella domanda originaria. Per una di queste due privative, già oggetto di un procedimento davanti al Board of Appeal dell’EPO, la Divisione Locale ha altresì valorizzato la preliminary opinion che aveva ritenuto il brevetto in questione potenzialmente revocabile.
Per il terzo brevetto, l’assenza di prove adeguate a confermare, anche sommariamente, la validità del titolo ha condotto il Tribunale a concludere che il requisito del sufficient degree of certainty non fosse soddisfatto.
In punto di contraffazione, invece, la Corte ha ritenuto non superata la soglia del sufficiente grado di certezza a causa dell’inadeguatezza del supporto probatorio offerto dalla ricorrente.
In virtù di tali premesse, la Corte ha dunque rigettato la domanda cautelare, condannando la ricorrente alle spese in via provvisoria.