Guida breve alla Trademark Clearinghouse

Trademark Clearinghouse lo strumento di protezione dei marchi nell’era dei nuovi nomi a dominio*

*La presente guida breve in italiano è stata scritta prendendo a fonte le Linee Guida ufficiali della Trademark Clearinghouse versione 1.2 di Novembre 2013. La presente guida breve non ha alcuna presunzione di completezza e per qualsiasi conferma si consiglia di leggere con attenzione il documento ufficiale della TMCH al seguente link.

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© 2014 - Avv. Piergiovanni Cervato
pubblicato originariamente sul sito:	Cervato Law & Business

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Sommario:

1. La Trademark Clearinghouse
   1.1 Introduzione
   1.2 Cosa può essere protetto
   1.3 Chi può fare domanda di inserimento
   1.4 In particolare: quali marchi possono o non possono essere considerati dalla TMCH
2. I marchi registrati
   2.1 Informazioni richieste dalla TMCH
   2.2 La prova dell’uso
   2.3 Altri documenti richiesti
   2.4 Marchi che non sono accettabili
3. I marchi validati giudizialmente
4. I marchi protetti per statuto o trattato (disciplinari)
5. I labels (DNLs)
   5.1 Ma cosa sono e come vengono generati i labels?
6. Le regole di validazione da parte della TMCH
   6.1 La validazione del marchio
   6.2 La validazione dei dati dell’istante
   6.3 L’indicazione dei prodotti e dei servizi rivendicati nel marchio
7. Gli Abused DNLs
   7.1 Procedure di riassegnazione (UDRP)
   7.2 Procedimenti giudiziali

 

1. La Trademark Clearinghouse

1.1 Introduzione

La Trademark Clearinghouse (TMCH, servizio approntato da ICANN) è il più importante strumento di protezione dei segni distintivi e dei marchi in particolare in relazione al lancio dei nuovi nomi a dominio tematici (new gTLDs, ad esempio .company, .email, .coffee, .hotel, .sport etc).

Il servizio della TMCH gode della qualità e della competenza di due società leader del settore, IBM e Deloitte, che lo gestiscono nelle sue fasi.

La TMCH ha la funzione di dare maggiore tutela ai titolari dei diritti di marchio, i quali, a seguito di apposita procedura di validazione, potranno essere inseriti nel database centralizzato che regola il rapporto tra detti marchi validati e nuovi nomi a dominio, con un duplice effetto:

• PARTECIPAZIONE AL SUNRISE PERIOD: i titolari dei marchi validati possono partecipare con precedenza al lancio dei vari nomi a dominio di nuova generazione, durante il periodo specificamente dedicato (Sunrise Period); in fase di validazione, ad ogni marchio sono associati dei labels, ossia delle etichette strettamente analoghe alla parte denominativa del marchio e tali labels permettono di partecipare ad ogni Sunrise dei nuovi domini corrispondenti (condizione minima necessaria);

• SERVIZIO DI ALERT: nel caso in cui un terzo soggetto chieda in assegnazione un nome a dominio che corrisponde al marchio validato secondo il sistema dei DNLs (vedi dopo), la TMCH avvisa tale terzo che in relazione a quel nome pendono diritti di registrazione di marchio; se il terzo comunque procede con l’assegnazione, la TMCH notifica al titolare del marchio validato l’assegnazione del dominio, così da permettere al titolare stesso di assumere le opportune azioni di tutela contro la violazione del proprio marchio (azioni di riassegnazione UDRP, azioni giudiziali di recupero del nome a dominio etc.).

Tale strumento si rende necessario al fine di evitare una nuova stagione del fenomeno del domain grabbing e delle sue articolazioni (cybersquatting, typosquatting etc.), che la regola tecnica di assegnazione dei nomi a dominio sia generici (gTLDs) che nazionali (ccTLDs), FIRST COME FIRST SERVED, ha finora reso possibile costringendo i titolari dei marchi a lunghe e spesso costose azioni di recupero.

Entriamo nelle specifiche del servizio e vediamo come funziona.

1.2 Cosa può essere protetto

La TMCH accetta e verifica al fine dell'inserimento nel database:

1. marchi registrati nazionali (ad esempio italiani) o regionali (ad esempio comunitari);
2. marchi validati giudizialmente;
3. marchi protetti per statuto o trattato (disciplinari).

L’inclusione nella TMCH non costituisce alcuna prova di validità del diritto di marchio, che compete alle singole autorità competenti (ad esempio al giudice nazionale o agli uffici competenti).

 

1.3 Chi può fare domanda di inserimento 

Possono fare domanda i titolari dei marchi suddetti o i loro licenziatari e simili.

La domanda può essere avanzata in persona o per il tramite di Agenti abilitati dalla TMCH.

 

1.4 In particolare: quali marchi possono o non possono essere considerati dalla TMCH

Sono considerati, come detto, solo i marchi registrati, i marchi validati giudizialmente e quelli concessi per statuto o trattato (disciplinari).

Non possono essere viceversa considerati dalla TMCH:

1. le domande di marchio;
2. i marchi registrati per città, province o porzioni subnazionali;
3. le domande di marchio internazionale del sistema di Madrid a meno che i marchi-base registrati non abbiano effetto nazionale;
4. i marchi registrati oggetto di successiva invalidità (nullità o decadenza), opposizione e simili.

 

2. I marchi registrati

2.1 Informazioni richieste dalla TMCH

Per verificare un marchio registrato, la TMCH richiede:

1. il nome del marchio (la parte denominativa del marchio);
2. il numero e la data di registrazione;
3. il numero e la data della domanda (facoltativi);
4. l’ambito territoriale di protezione del marchio (ad esempio nazionale: Italia o regionale: Unione Europea);
5. la data di scadenza del marchio (facoltativa);
6. una dettagliata descrizione dei prodotti e dei servizi rivendicati con il marchio;
7. la legittimazione dell’istante (titolare, licenziatario etc.) e la sua denominazione (per società ed enti) o il suo nome (per persone fisiche), con relative generalità (indirizzo e dati di contatto: telefono, fax, e-mail).

 

2.2 La prova dell’uso

In fase di domanda l’istante può optare per i servizi di Sunrise, nel qual caso deve obbligatoriamente sottoporre alla TMCH una prova dell’uso del marchio, che deve contenere i seguenti elementi:

1. una dichiarazione scritta di uso;

• il modello può essere scaricato dal sito della TMCH e sostanzialmente deve avere il seguente contenuto: “[Name of submitting party] hereby certifies that the information submitted to the Clearinghouse is, to the best of [Name of submitting party] knowledge, complete and accurate, that the trademarks set forth in this submission are currently in use in the manner set forth in the accompanying specimen, in connection with the class of goods or services specified when this submission was made to the Clearinghouse; that this information is not being presented for any improper purpose; and that if, at any time, the information contained in this submission is no longer accurate, the [Name of submitting party] will notify the Clearinghouse within a reasonable time of that information which is no longer accurate, and to the extent necessary, provide that additional information necessary for the submission to be accurate. Furthermore, if any Clearinghouse-verified mark subsequently becomes abandoned by the Trademark Holder, the Trademark Holder will notify the Clearinghouse within a reasonable time that the mark has been abandoned, or has been the subject of successful opposition, invalidation, cancellation, or rectification proceedings.

2. un singolo esempio a prova dell’uso:

• l’esempio deve fornire l’evidenza che il consumatore distingua il prodotto o il servizio dell’istante da quello di altri soggetti; a titolo esemplificativo sono presentabili:
  • etichette o contenitori del prodotto;
  • materiale promozionale e pubblicitario (brochures, cataloghi, social media etc.).
• Non sono viceversa presentabili come prova dell’uso:
  • l’inclusione del marchio in un nome a dominio;
  • messaggi e-mail;
  • carte intestate;
  • licenze di uso del marchio.

 

2.3 Altri documenti richiesti 

La TMCH potrebbe richiedere inoltre:

1. una dichiarazione di licenza o di assegnazione del marchio;
2. una copia del certificato di marchio laddove non esista un database online ufficiale del marchio per l’ambito territoriale di protezione;
3. una copia del rinnovo.

 

2.4 Marchi che non sono accettabili

La TMCH non accetta:

1. marchi registrati che includono un’estensione di primo livello (TLD), ad esempio “.company” o “company.com”;
2. marchi registrati che iniziano con o che contengono il “.” (punto), a meno che il “.” non sia usato come punteggiatura, come termine di abbreviazione o come parte figurativa del marchio registrato;
3. marchi registrati che non contengono alcuna lettera, parola, numero o caratteri validi secondo il protocollo DNS.

Non sono considerati marchi registrati, ma ciononostante possono essere considerati dalla TMCH:

1. i marchi ben noti o famosi, a meno che non siano anche registrati;
2. i marchi di fatto;
3. i marchi validati giudizialmente;
4. i marchi protetti per statuto o trattato;
5. altri marchi che costituiscono diritti di proprietà industriale/intellettuale.

 

3. I marchi validati giudizialmente

I marchi validati giudizialmente (ossia dall’autorità giudiziaria o da altra autorità con pari poteri), quali ad esempio i marchi di fatto per cui sia stata riconosciuta tutela in forza della loro valenza generale, possono essere presentati alla TMCH.

Nono sono viceversa considerati tali:

1. le domande di marchio;
2. i marchi statali USA;
3. le domande di marchio internazionale secondo il sistema di Madrid;
4. i marchi registrati ma successivamente invalidati (nullità o decadenza) o cancellati.

Non sono considerati marchi validati giudizialmente, ma possono essere comunque sottoposti alla TMCH:

1. i marchi registrati;
2. i marchi protetti per statuto o trattato;
3. gli altri marchi che costituiscono titolo di proprietà industriale/intellettuale.

Per i marchi validati giudizialmente, la TMCH richiede:

1. il nome del marchio, ossia la sua parte denominativa;
2. il numero del provvedimento giudiziale;
3. la data di pubblicazione del provvedimento;
4. la giurisdizione territoriale entro cui il provvedimento ha effetto;
5. il nome dell’autorità;
6. una copia del provvedimento;
7. le generalità dell’istante, come per i marchi registrati.

Anche per i marchi validati giudizialmente vigono le medesime regole dettate per i marchi registrati, quindi la TMCH potrà richiedere una dichiarazione di licenza o di assegnazione del marchio e non considererà i marchi che contengono un TLD o che iniziano con o contengono un “.” (punto), a meno che non si tratti di punteggiatura, abbreviazione o parte figurativa del marchio.

 

4. I marchi protetti per statuto o trattato (disciplinari)

I marchi protetti per statuto o trattato (disciplinari, che devono essere efficaci al momento della domanda alla TMCH) possono includere, ma ovviamente non si limitano a, le indicazioni geografiche o le denominazioni di origine.

Non sono considerati tali e non possono essere sottoposti alla TMCH:

1. le domande di marchio;
2. i marchi ben noti o famosi, a meno che non siano protetti per statuto o trattato;
3. i marchi statali USA;
4. i marchi registrati ma successivamente invalidati (nullità o decadenza) o cancellati.

Non sono considerati tali, ma possono comunque essere sottoposti alla TMCH come diversa tipologia di marchio:

1. i marchi registrati;
2. i marchi di fatto;
3. i marchi validati giudizialmente;
4. gli altri marchi che costituiscono titolo di proprietà industriale/intellettuale.

Attenzione: sono accettabili come marchi protetti per statuto o trattato solo quei marchi i cui disciplinari hanno effetto da data antecedente al 26 giugno 2008.

La TMCH richiede:

1. il nome del marchio, ossia la sua parte denominativa;
2. il numero del marchio;
3. la data di concessione della protezione;
4. l’ambito territoriale di protezione;
5. una descrizione dei prodotti e dei servizi rivendicati con il marchio;
6. il titolo dello statuto o del tratto (disciplinare);
7. la data di entrata in vigore dello statuto o del trattato;
8. le generalità dell’istante, come per i marchi registrati.

La TMCH potrebbe richiedere, in mancanza di un database ufficiale accessibile online:

1. una copia dello statuto o del trattato;
2. una copia del certificato di marchio protetto per statuto o trattato, laddove previsto.

Anche per i marchi protetti per statuto o trattato vigono le medesime regole dettate per i marchi registrati, quindi la TMCH potrà richiedere una dichiarazione di licenza o di assegnazione del marchio e non considererà i marchi che contengono un TLD o che iniziano con o contengono un “.” (punto), a meno che non si tratti di punteggiatura, abbreviazione o parte figurativa del marchio.

 

5. I labels (DNLs)

La TMCH offre i servizi di Sunrise e di alert, in particolare fornendo:

1. un file SMD che permette all’istante di registrare i nomi a dominio che corrispondono esattamente (matching) ai labels relativi al marchio validato dalla TMCH;
2. la notifica dei nomi a dominio registrati (NORNs) durante il SunrisePeriod; la notifica è effettuata per tutti quei nomi per cui vi sia un matching con i labels corrispondenti al marchio validato.

Questo avviene grazie alla generazione dei labels, ossia delle “etichette” corrispondenti ai marchi validati.

 

5.1 Ma cosa sono e come vengono generati i labels?

I Domain Name Labels (DNLs) o semplicemente labels sono generati automaticamente con l’applicazione della regola dell’Identical Match, ossia della identica corrispondenza dell’intero elemento testuale del marchio.

Pertanto un label corrisponde esattamente e per intero a tutta la parte testuale / denominativa del marchio validato.

Per esempio, se il marchio validato è “para” il label generato sarà “para”, ma se il marchio validato è “parà” (quindi con la a finale accentata) il label sarà “parà”.*

*l’esempio è puramente di fantasia e non vuole riferirsi ad alcun marchio in particolare.

Si ricorda che la TMCH considera e valida solo caratteri testuali conformi al protocollo DNS.

Laddove il marchio contenga caratteri speciali che non possono essere ricompresi nel label, tali caratteri sono omessi o sostituiti con un trattino.

I caratteri speciali @ e & possono essere letti con le relative parole della lingua ufficiale di protezione del marchio, ma in conformità alle Linee Guida ICANN IDN non saranno generati labels con scritti misti.

Alcuni esempi possono chiarire il sistema di generazione dei labels.

Esempio di marchio (parte denominativa)	Identical Match (esempio .company)
ALFA	alfa.company
ALFA BETA	alfabeta.company  alfa-beta.company
ALFA & BETA	alfabeta.company  alfa-beta.company alfaandbeta.company

 

6. Le regole di validazione da parte della TMCH

Al momento della presentazione e del pagamento della domanda di inserimento nel proprio database, la TMCH verifica che tutte le informazioni fornite siano corrette e complete e che il marchio sottoposto abbia i requisiti di valutabilità (laddove necessario, la TMCH notifica una richiesta di integrazione o di correzione della domanda).

 

6.1 La validazione del marchio

Il marchio è validato secondo le seguenti regole.

Per i marchi che consistono esclusivamente di lettere, parole, numeri o caratteri speciali:

• l’Identical Match comprende tutti i caratteri inclusi nel marchio, nel medesimo ordine in cui risultano dal certificato di marchio.

Ad esempio, se il marchio sottoposto alla TMCH è “Il Lago della Felicità”, l’Identical Match sarà “illagodellafelicità”; non sarà quindi concesso alcun label, secondo la regola dell’Identical Match, per le parole singole “Lago” o “Felicità”;

Per i marchi che non consistono esclusivamente di lettere, parole, numeri o caratteri speciali:

• l’Identical Match comprende tutti i caratteri inclusi nel marchio, nel medesimo ordine in cui risultano dal certificato di marchio, che siano:
• predominanti;
• chiaramente separabili o distinguibili dal resto.

Ad esempio se il marchio “Il Lago della Felicità” presenta tale parte testuale al di sotto della figura di una barca, ovviamente la barca non sarà considerata e la parte testuale sarà viceversa considerata solo se predominante rispetto a tale immagine e nello stretto ordine in cui appare visivamente, cosicché il label concesso sarà ad esempio, come sopra, “illagodellafelicità”.*

Esempio di marchio (parte denominativa)	Identical Match, ad esempio per il TLD .hotel
IL LAGO DELLA FELICITA'	illagodellafelicità.hotel	OK
	il-lago-della-felicità.hotel	OK
	lago.hotel felicità.hotel	NO

l’esempio è puramente di fantasia e non vuole riferirsi ad alcun marchio in particolare.

 

6.2 La validazione dei dati dell’istante

Il titolare del marchio deve comunicare i propri dati come risultano dal certificato di marchio o dal diverso documento che conferisce protezione al marchio stesso.

Se la domanda di inserimento nella TMCH viene svolta dal licenziatario o dall’assegnatario del marchio, sarà verificato se tale licenza o assegnazione risultano dai registri dell’ufficio competente per quel marchio (quindi se risultano trascritte o annotate). In caso diverso, sarà richiesta un’integrale e completa dichiarazione di licenza o assegnazione e tale dichiarazione sarà attentamente vagliata.

 

6.3 L’indicazione dei prodotti e dei servizi rivendicati nel marchio

Per i prodotti ed i servizi indicati nel marchio si fa riferimento alla lista della Classificazione di Nizza e quindi alle sue 45 classi.

L’istante potrebbe anche non indicare tutte le classi indicate nel certificato di marchio, ma la TMCH predilige un inserimento completo in quanto questo confluisce nel SMD file relativo alla partecipazione al Sunrise e sarà inoltre considerato nelle notifiche di alert quando terzi soggetti faranno domanda di nomi a dominio per cui vi sia il matching.

L’istante può anche aggiungere manualmente specifici prodotti e servizi se questi risultino dai documenti ufficiali del marchio (certificato, altri documenti di concessione etc.).

 

7. Gli Abused DNLs

La TMCH può accettare fino a 50 ulteriori Domain Name Labels (DNLs) verificati provenienti da procedure tecniche di riassegnazione (UDRP) o giudiziali.

Dopo la validazione, anche questi DNLs saranno considerati nel SMD file e negli alert.

 

7.1 Procedure di riassegnazione (UDRP)

I procedimenti UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) sono quei procedimenti di riassegnazione dei nomi a dominio forniti e gestiti da specifici providers autorizzati da ICANN, come tali oggi:

• Asian Domain Name Dispute Resolution Centre
• National Arbitration Forum
• WIPO
• The Czech Arbitration Court Arbitration Center for Internet Disputes
• Arab Center for Domain Name Dispute Resolution (ACDR)
• CPR: International Institute for Conflict Prevention and Resolution (Former Provider)

Per poter inserire i DNLs aggiuntivi, la TMCH richiede:

1. il nome del provider UDRP che ha reso la decisione;
2. il numero di riferimento del procedimento;
3. la lingua utilizzata nel procedimento;
4. il nome a dominio abusivo che è stato oggetto del procedimento.

 

7.2 Procedimenti giudiziali

I procedimenti giudiziali devono avere ad oggetto il nome a dominio abusivo (giudizi di rivendica, giudizi di trasferimento del nome a dominio o simili) e devono avere almeno effetto nazionale.

Per tali procedimenti la TMCH richiede:

1. il nome dell’autorità;
2. il numero di riferimento del giudizio;
3. una copia del provvedimento;
4. la lingua del procedimento;
5. il nome a dominio abusivo che è stato oggetto del procedimento.

 

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© 2014 - Avv. Piergiovanni Cervato