Udienza orale di discussione: il caso Hollywood

Il 27 ottobre 2017 si sono celebrati ad Alicante i primi 20 anni dell’attività delle Commissioni di ricorso. Nell’occasione, l’EUIPO ha pubblicato una serie di contributi in un Librum Amicorum, tra cui figura il presente scritto nella versione italiana. La rievocazione della discussione orale nel caso HOLLYWOOD, di cui il sottoscritto è stato promotore quale Presidente della Terza Commissione, è diventato ora di grande attualità in vista degli sviluppi dei procedimenti orali previsti dall’EUIPO nella recente Riforma.

Con la domanda di marchio comunitario, depositata il 1° aprile 1996, Souza Cruz ha chiesto di registrare il marchio denominativo HOLLYWOOD per sigarette, tabacco, prodotti del tabacco, articoli per fumatori, accendini e fiammiferi.

Il 19 settembre 1997 Kraft e il suo successore Hollywood hanno presentato opposizione a questa domanda di marchio comunitario sulla base di un identico marchio francese HOLLYWOOD per la gomma da masticare. L'opponente ha basato la sua opposizione all'articolo 8, paragrafo 5, RMC. Ha sostenuto che il suo marchio aveva acquisito una notorietà in Francia e che, dopo grandi campagne pubblicitarie, questo marchio era riuscito a evocare per i consumatori, e più in particolare per i giovani, un'immagine di dinamismo, gioventù, salute e vitalità. Secondo l'avversario, il fatto che l'applicazione controversa individuasse i prodotti del tabacco, in natura nocivi alla salute, sarebbe dannoso per l'immagine e la reputazione del marchio anteriore.

Con ordinanza 18 ottobre 2000, la Commissione di ricorso ha convocato le parti ad un'udienza del 12 febbraio 2001, attirando l'attenzione sui punti da discutere. In questa udienza, le parti hannodiscusso il merito di questi punti e hanno risposto ai quesiti posti dalla commissione di ricorso, presentando materiali aggiuntivi e nuovi argomenti.

La Commissione, in una decisione (del 25 aprile 2001, R 283/1999-3, HOLLYWOOD / HOLLYWOOD) straordinariamente estesa di 132 paragrafi, ha concluso che non era probabile che si verificasse la confusione e ha deciso che gli elementi visivi dei due marchi erano sufficientemente diversi. I segni suggerivano idee diverse. Di conseguenza, l'opposizione è stata respinta.

Nel merito, la Commissione di ricorso ha affrontato la questione del rischio di confusione dei due marchi concludendo che la ricorrente non era in grado di dimostrare la somiglianza ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. B), RMC tra le merci identificate al punto da giustificare l'esistenza di un rischio di confusione (inclusa la possibilità di associazione) da parte del pubblico, anche se non era stato contestato che il marchio «HOLLYWOOD» avesse un carattere distintivo relativamente elevato (§ 56).

In secondo luogo, la ricorrente aveva fatto valere che l'uso del marchio richiesto avrebbe influenzato l'immagine associata alla salute, al dinamismo e alla giovinezza che il suo marchio aveva fra i consumatori. Questo motivo rientrava nel campo di applicazione dell'art. 8, n. 5, RMC. La Commissione di ricorso riteneva che la ricorrente avesse fornito un'adeguata prova dell'esistenza in Francia di un'immagine di salute, dinamismo e gioventù, che non fosse dissociabile dal marchio «HOLLYWOOD» (§ 77). Pertanto, a causa della nota connotazione negativa trasmessa dal tabacco, la Commissione ha concluso che l'immagine del marchio dell’opponente era fortemente influenzata dal marchio richiesto (§ 95).

Allo stesso modo, le prove presentate e raccolte all'udienza hanno portato alla conclusione che l'uso del marchio richiesto - ad eccezione di accendini e fiammiferi - avrebbe sfruttato ingiustamente la reputazione del marchio anteriore (§128).

In sintesi, la Commissione ha ritenuto che la reputazione del marchio "HOLLYWOOD" in Francia e l'immagine della salute, del dinamismo e della gioventù ad essa associata fosse stata dimostrata dalla ricorrente. Inoltre, la Commissione di ricorso ha ritenuto che era stata dimostrata che la registrazione del marchio richiesto sarebbe stata danneggiata dall'immagine del marchio «HOLLYWOOD» associato a un tabacco per sfruttarne in modo indebito la reputazione (§129).

La decisione è divenuta un riferimento costante nella giurisprudenza successiva dell'UAMI e della Corte di giustizia dell'Unione europea, per quanto riguarda l'interpretazione del motivo relativo alla registrazione di marchi di fabbrica reputati di cui all'art. 8, n. 5, RMC.

La questione di maggiore interesse, peraltro, stava nel fatto che per la prima volta l'UAMI aveva previsto un'audizione pubblica durante il procedimento di opposizione ai sensi dell'art. 77 del RMC, delle regole 56 e 97  CTMIR e dell  'articolo 9 del Regolamento di procedura delle Commissioni di ricorso.

Con ordinanza 18 ottobre 2000, infatti, la terza commissione di ricorso ha ritenuto opportuno ricorrere al procedimento orale e ha convocato le parti per un'audizione in data 12 febbraio 2001, dal momento che le questioni relative all'esistenza di danni causati all'immagine del marchio HOLLYWOOD del richiedente erano caratterizzate dalla loro novità e complessità. La Commissione ha quindi ritenuto «necessario avere una comprensione più chiara, più precisa e più completa della posizione delle parti su questi punti specifici»:

1. analisi del concetto giuridico di diluizione mediante tarnishing e dei criteri per la sua applicazione;
2. analisi del concetto giuridico di diluizione per dilution e dei criteri per la sua applicazione;
3. analisi del concetto giuridico dell’ indebito profitto derivato dalla reputazione e dal carattere distintivo di un marchio e dai criteri per la sua applicazione.

Data l'inammissibilità di nuove prove, la Commissione ha nuovamente richiamato l'attenzione delle parti sul fatto che i loro rappresentanti avrebbero potuto, se lo avessero ritenuto utile per la comprensione del caso, essere stati assistiti da avvocati e utilizzare tutti i mezzi appropriati per sostenere i loro argomenti.

Va notato che l'ordinanza aveva annunciato che la conciliazione sarebbe stata tentata all'udienza.

Il 28 novembre 2000 la Commissione notificava alle parti le norme da seguire per garantire un corretto e corretto sviluppo dell'udienza. In particolare, veniva sottolineato che "non è utile ripetere in orale tutto ciò che è stato già esposto per scritto o anche riproporre appelli o osservazioni scritte".

Tuttavia, gli argomenti sviluppati durante la procedura scritta avrebbero potuto essere "chiariti o integrati nei limiti stabiliti dalla precedente indicazione". Sarebbe stato anche possibile presentare nuovi argomenti basati su recenti avvenimenti che erano  avvenuti dopo la chiusura della procedura scritta e pertanto non potevano essere stati esposti in precedenza.

All'udienza, le parti hanno argomentato nel merito i punti summenzionati e hanno risposto ai quesiti posti dalla Commissione di ricorso. Essi hanno anche presentato prove e altri materiali strettamente legati alla discussione prevista nell'ordinanza.

L'udienza ha suscitato molta interesse tra gli utenti ed è stato molto ben accolta. Perché allora l'esercizio non è ripetuto?

Occorre considerare al riguardo che, all'atto dell'avvio dell'attività, l'UAMI, aveva sottovalutato il numero di domande che sarebbero state ricevute per la registrazione dei marchi (comportando così un sensibile back log) e temeva pertanto che l'adozione sistematica di una udienza orale avrebbe potuto limitare la produttività dell'Ufficio e prolungare in modo irragionevole il processo decisionale. L'Ufficio, pertanto, era riluttante ad accogliere una proposta di apertura del procedimento orale, che trovò quindi la sua opposizione.

Nella fattispecie, tuttavia, la sua preoccupazione è risultata del tutto infondata: dall'ordinanza del 18 ottobre e dalla citata nota del 28 novembre, era chiaro che la Commissione era perfettamente consapevole della situazione e quindi aveva imposto limiti alle parti, sia quanto alle questioni da discutere, sia nella conduzione della discussione, in modo da evitare inutili ripetizioni, sovrapposizioni e ritardi.

In realtà, si potrebbe dire ora che probabilmente la Terza Commissione era in anticipo rispetto ai tempi. L'opportunità offerta dall'audizione orale per approfondire il ruolo dei consumatori e la loro percezione doveva essere riconosciuta solo gradualmente nella giurisprudenza successiva del Tribunale (oggi il "Tribunale") della Corte di giustizia dell'Unione europea. D'altra parte, la necessità di dedicare maggiore attenzione ai problemi interpretativi nuovi, complessi e spinosi è stata poi attribuita alla Grande Chambre.

Il Regolamento (UE) 2015/2424 di recente introdotto ha lasciato quasi immutato l'articolo 77 del RMC, semplicemente aggiungendo un quarto comma per autorizzare la Commissione ad adottare gli atti delegati pertinenti "al fine di garantire un funzionamento agevole, efficace ed efficiente del sistema del marchio comunitario... per precisare le condizioni relative ai procedimenti orali" (considerando 42).

Lo spazio aperto in materia di mediazione e conciliazione tra le parti ha risposto ad una necessità che all'epoca non era stata soddisfatta dall'Ufficio e che ora sembra essere riconosciuta e sviluppata dal Regolamento (UE) 2015/2424: "è auspicabile per facilitare la risoluzione di contestazioni amichevoli, rapide ed efficaci affidando all'Ufficio l'istituzione di un centro di mediazione" (considerando 33).

In conclusione, la storia ci insegna che Vincent Van Gogh ha potuto vendere un solo dipinto a suo fratello durante la sua vita, Theo. Se avesse avuto fama e successo, probabilmente non ci sarebbe stato nessun Van Gogh, così come lo conosciamo. Ma questa è un'altra storia. E un altro Theo (phile)*.

 

*Il nome dell’attuale Presidente delle Commissioni di ricorso è Theophile Margellos.

 

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