I marchi non registrati godono della medesima tutela giurisdizionale dei marchi registrati

di Annalisa Spedicato

Anche le questioni sul marchio di fatto ricadono nell’ambito della competenza delle sezioni specializzate in materia d’impresa. Questo è quanto confermato dalla Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 3399 pubblicata il 12 febbraio scorso, ha respinto un ricorso avverso la sentenza del Tribunale dell’Aquila che aveva dichiarato la propria incompetenza in favore delle sezioni specializzate in materia d’impresa, in quanto l’azione era stata promossa per ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento e all’inibitoria per illegittimo uso di un marchio di fatto.

Secondo quanto supposto da parte ricorrente, un marchio non registrato non costituirebbe proprietà industriale, in quanto solo la registrazione conferirebbe al marchio la natura di proprietà industriale (sic!), pertanto della materia del contendere non sarebbero competenti le sezioni specializzate in materia di impresa che invece, a detta del ricorrente, si occupano solo di controversie in materia di proprietà industriali, né sarebbe possibile un’interpretazione analogica di questa disciplina in quanto individuante di «un criterio di competenza funzionale in favore di un giudice specializzato per materia all’interno della giurisdizione ordinaria».

Risponde la Cassazione rigettando il ricorso perché infondato. Ricordano gli ermellini, infatti, riportando nella motivazione le parole del procuratore generale, che la competenza delle sezioni specializzate in materia d’impresa, relativamente alla proprietà industriale e alla concorrenza sleale è regolata attualmente dall’art. 134 del codice della proprietà industriale (D. Lgs. n. 30/2005 e succ. modifiche), secondo cui sono demandati alle sezioni specializzate i “procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriali e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale”. Il testo, così come formulato, permette e impone di ricondurre alla competenza di tali giudici specializzati tutte le controversie in materia di diritti di proprietà industriale, titolati e non titolati, in quanto tale disposizione va letta in combinato con il richiamo generico ai marchi, di cui all’art. 1 cod. prop. ind., che consente di ricomprendere nella nozione di proprietà industriale anche i marchi di fatto non registrati, pure ai fini della tutela giurisdizionale.

Il marchio di fatto, anche se disciplinato nel D. Lgs. n. n. 30/2005 limitatamente alla disciplina del preuso, rientra a tutti gli effetti nell’ambito del diritto della proprietà industriale, godendo della medesima tutela giurisdizionale di cui gode il marchio registrato, come si deduce dagli artt. 1 e 2 cod. prop. ind. e dalla generale disposizione secondo cui “sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato” (art. 2, comma 4).

Vero è infatti che l’articolo 2 del Codice, indirettamente, regola anche la modalità di acquisto dei diritti sui segni distintivi non titolati, nella cui definizione rientrano anche la ditta, l’insegna, il nome a dominio, affermando che il titolare acquisisce i diritti su tali segni a prescindere da una procedura amministrativa (la registrazione), ricorrendone i presupposti di legge. Infatti, un marchio di fatto divenuto noto (notorietà generale) e preusato rispetto a quello successivamente registrato è in ogni caso protetto dal diritto della proprietà industriale, togliendo al marchio posteriore ad esso identico o simile, il carattere di novità, che è considerato dallo stesso diritto della proprietà industriale come uno degli elementi fondamentali per ottenere una valida registrazione, l’assenza di novità costituisce infatti un impedimento relativo alla registrazione; il preutente, ovvero il titolare del marchio di fatto noto (vi sono poi dei criteri dettati dalla giurisprudenza per provare correttamente la notorietà e il preuso) può ben bloccare la successiva registrazione e l’utilizzo di un marchio identico o simile al suo, sebbene quest’ultimo non sia un segno registrato, quando dalla identità o somiglianza con il segno preesistente derivi un rischio di confusione/associazione tra le imprese o i prodotti/servizi cui essi si riferiscono (art.12 cpi). E questo perché da un punto di vista del diritto della proprietà industriale ciò che evidentemente viene protetto, in maniera se vogliamo più nobile, è il consumatore e la possibilità che gli deve essere garantita dagli operatori economici di identificare, in maniera chiara e trasparente, l’origine dei prodotti/servizi nel mercato senza generare disordine.

Diverso è il caso del marchio di fatto noto solo a livello locale. In tale circostanza, l’efficacia della registrazione si fa sentire, in quanto consente al successivo registrante, titolare di un marchio identico/simile ad un marchio di fatto esistente e preusato da un altro soggetto, di ottenere l’esclusiva dell’uso, tuttavia, anche in questo caso il marchio di fatto resta protetto, in quanto provato l’utilizzo precedente, può continuare, in ogni caso, ad essere utilizzato a livello locale.

Da quanto brevemente esposto si comprende bene come il legislatore abbia voluto far rientrare il marchio di fatto a pieno titolo tra i segni protetti dal diritto della proprietà industriale, consentendogli di godere della medesima tutela giurisdizionale concessa ai marchi registrati e quindi la gestione dei casi che lo riguardano conferita alle sezioni specializzate può dirsi assolutamente legittimata.