UPC: un approfondimento sulla prima decisione della Divisione locale di Parigi

di Massimiliano Tiberio e Camila Francesca Crisci

Come anticipato nel nostro precedente articolo, il 4 luglio scorso, a distanza di un anno dall'entrata in funzione del sistema UPC, la Divisione locale di Parigi ha emesso la prima decisione di merito a definizione di un procedimento che ha visto contrapposte due società farmaceutiche statunitensi, avente ad oggetto la pretesa contraffazione e nullità di un brevetto relativo a una tecnologia per il monitoraggio dei livelli di glucosio nel sangue dei pazienti diabetici.

Il giudizio era stato promosso il 7 luglio 2023 nei confronti di dieci società facenti parte del medesimo gruppo, al fine di accertare la contraffazione di un brevetto europeo in tutti i diciassette Stati che hanno ratificato l'UPCA. In risposta, il 13 novembre 2023, le società convenute avevano proposto una domanda riconvenzionale di nullità del titolo azionato, che ha portato l'attrice, in via precauzionale, a depositare due istanze di limitazione del brevetto in questione. Durante il procedimento è stato altresì istituito un confidentiality club.

Nella propria decisione, la Corte si è dapprima soffermata sull'interpretazione delle rivendicazioni, richiamando a tal proposito due recenti pronunce della Corte d'Appello dell'UPC (UPC_CoA_335/2023 e UPC_CoA_1/2024), nonché i principi sanciti dalla Convenzione sul brevetto europeo.

In primo luogo, i Giudici hanno ritenuto che, nel caso di specie, la figura dell'esperto del ramo dovesse essere individuata in un gruppo composito di persone, parte delle quali aventi competenze nel campo del monitoraggio dei livelli di glucosio nel sangue, mentre altre esperte nella progettazione di tecnologie portatili, aventi dimestichezza anche con le tecnologie impiegate nei dispositivi di monitoraggio oggetto del brevetto.

Quanto poi all'interpretazione delle rivendicazioni, la Corte ha ritenuto che esse siano decisive per determinare l'ambito di tutela del titolo, ma debbano in ogni caso essere interpretate alla luce dei disegni e della descrizione, senza che ciò comporti l'estensione dell'oggetto del brevetto oltre il contenuto della domanda iniziale. Detti principi, secondo la Divisione locale di Parigi, trovano applicazione tanto nel giudizio di contraffazione quanto in quello di validità.

Venendo alla domanda riconvenzionale delle società convenute, esse hanno invocato la nullità del titolo attoreo in virtù di molteplici ragioni: estensione dell'oggetto del brevetto oltre il contenuto della domanda iniziale, carenza di novità e di attività inventiva.

La Corte, prima di entrare nel merito delle censure, si è soffermata su una eccezione di giurisdizione. Secondo quanto statuito dai Giudici, il principio sancito dall'articolo 76, comma 1, UPCA, a mente del quale la Corte può pronunciarsi solo nei limiti delle richieste delle parti, implica anche la possibilità, per la parte attrice, di escludere dall'accertamento dell'UPC le condotte di contraffazione che sono già oggetto di un separato giudizio davanti ad una corte nazionale (c.d. "carve out"). Tuttavia, secondo la Corte, tale principio non può precludere alla parte convenuta di proporre in via riconvenzionale l'accertamento della nullità del brevetto, anche con riguardo al Paese ove pende il precedente giudizio di contraffazione. In tal caso spetta alla Corte, facendo applicazione dei principi sanciti dagli artt. 29 e 30 Reg. UE Bruxelles I-bis rispettivamente in tema di litispendenza e connessione, adottare il provvedimento opportuno. Nel caso di specie, ravvisata un'ipotesi di connessione con il giudizio tedesco, ma considerato che quest'ultimo non era destinato a giungere a conclusione di lì a breve, la Corte non ha sospeso il giudizio e si è pronunciata sul titolo con effetti in tutti i Paesi in cui è stato validato, inclusa la Germania.

Nel merito, la Corte ha concluso per la nullità del titolo attoreo per carenza del requisito dell'altezza inventiva, affermando altresì che la seconda "auxiliary request" depositata dall'attrice avrebbe esteso l'oggetto del brevetto oltre il contenuto della domanda come originariamente depositata; viste le conclusioni raggiunte in tema di nullità, la Corte non si è pronunciata in punto di contraffazione.