Marchi gustativi: un caso dagli USA sulla proteggibilità del gusto (della pizza)

Tra i prodotti gastronomici italiani la pizza è certamente uno dei maggiormente conosciuti e apprezzati nel mondo. Ma non è un italiano che ha cercato di proteggerne il flavor come marchio.

Nel caso “New York Pizzeria, Inc. Vs. Ravinder Syal” deciso lo scorso 20 ottobre da Gregg Costa, giudice del Texas, l’americana NY Pizzeria ha contestato la violazione dei suoi diritti di privativa su di un marchio gustativo per la pizza, in cui "specially sourced branded ingredients and innovative preparation and preservation techniques contribute to the distinctive flavor" ad una catena di ristoranti dal nome “Gina's Italian Kitchen”, fondata un ex presidente della NY Pizzeria utilizzando i fornitori, le ricette e dei documenti privati dell’attrice.

Nonostante la decisione ammetta la legittimità di depositare come marchio anche il gusto di un prodotto, così come accade per tutti i marchi c.d. non-tradizionali (colori, suoni e forme) la stessa ha sottolineato la necessità che tali segni gustativi assumano un c.d. secondary meaning, ovvero una capacità distintiva acquisita, al fine di poter essere protetti come marchi.

Il gusto della pizza rivendicato dalla NY Pizzeria come marchio riveste invece per il giudice esclusivamente un aspetto funzionale del prodotto e, come tale, non può essere protetto tramite la tutela riconosciuta ai titoli di proprietà intellettuale. Riservare una tale esclusiva a beneficio di un solo operatore economico conferirebbe un ingiustificato monopolio sulle caratteristiche essenziali dei prodotti.

Anche in Europa la più recente dottrina è dell’opinione che essendo il marchio un segno che può essere percepito da uno qualsiasi dei cinque sensi, non possono essere aprioristicamente esclusi dai segni registrabili quelli percepibili attraverso il tatto o il gusto.

Tuttavia per i marchi gustativi, oltre all’aspetto della sufficiente descrizione verbale, il maggior ostacolo nella valutazione di proteggibilità da superare consiste proprio nell’aspetto funzionale, come è risultato chiaro in molti casi – tra i tanti, il caso della casa farmaceutica Eli Lilly la cui domanda per marchio gustativo “il gusto artificiale di fragola” per prodotti farmaceutici è stata respinta dall’UAMI sul presupposto sia che il gusto artificiale di fragola può essere legittimamente aggiunto ai suoi prodotti per eliminare eventuali sapori sgradevoli o renderli di sapore più gradevole, sia che tale gusto di fragola sarebbe stato difficilmente riconoscibile dai consumatori come un marchio e quindi come segno di riconoscimento dei prodotti do un’impresa da quelli di un’altra impresa.

In tema di marchi non convenzionali l’UAMI aveva già avuto modo di pronunciarsi anche in tema di marchi olfattivi con riferimento a domande di marchio di profumi ed odori, e in taluni casi, ha ritenuto sufficiente la descrizione verbale del profumo mediante l’uso di espressioni quali: "L’odore dell’erba appena tagliata" per palle da tennis e “l’odore di fragola matura” (per prodotti cosmetici, di cartoleria e di pelletteria "Il profumo di lamponi" (per contraddistinguere carburanti e gasolio per autotrazione.

Secondo l’opinione UAMI espressioni e descrizioni meramente verbali sarebbero già di per sè sufficienti per permettere agli interessati di ottenere un’idea immediata ed inequivocabile del segno distintivo che costituisce l’oggetto dal marchio. In passato la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nel caso Ralph Sieckermann (Corte di Giustizia del 12 dicembre 2002, C-273/00) aveva ritenuto che il requisito della rappresentabilità grafica di un marchio olfattivo non fosse soddisfatto dall’enunciazione della sua formula chimica, o dalla descrizione verbale, o dal deposito di un campione del profumo o dell’odore, o da una combinazione di tali elementi.

Le decisioni rese dalle Corti europee e americane, con riferimento ai requisiti di validità in astratto dei marchi non convenzionali, dimostrano come i requisiti della rappresentazione grafica non esclusivamente funzionale e della capacità distintiva devono necessariamente essere valutati in modo del tutto peculiare ed a sé stante in questo tipo di segni, con riflessi interessanti in termini di politiche di marketing delle imprese.