Il Tribunale di Bari afferma che il marchio non può sostituire ed “eternare” i diritti d’autore sul personaggio di fantasia

Con sentenza n. 953/2016 il Tribunale di Bari (Sezione Specializzata in materia di Impresa) si è pronunciato a favore di Avela Inc. rigettando la domanda di contraffazione dei marchi aventi ad oggetto il noto personaggio di fantasia Betty Boop avanzata da un importante impresa editoriale, Hearst Holding Inc.

Il quadro dei fatti può essere riassunto in breve come segue. Avela è una società statunitense che si occupa, in particolare, della produzione, distribuzione e licensing di opere come quadri e poster cinematografici relativi a film e/o cartoni animati. Nell’ambito di tale attività, Avela aveva rielaborato alcuni poster del personaggio Betty Boop, e concesso in licenza alcune immagini perché fossero utilizzate come decorazioni su alcuni capi d’abbigliamento.

Lo stesso personaggio – e più precisamente il nome Betty Boop e una particolare rappresentazione della figura femminile parzialmente sovrapposta al disegno di un cuore – era stato anche oggetto di più registrazioni di marchio (nazionali e comunitarie) da parte della multinazionale dell’editoria Hearst Holding Inc. Quest’ultima agiva quindi nei confronti dei licenziatari di Avela per contraffazione dei propri marchi, i quali a loro volta chiamavano Avela in giudizio per essere tenuti manlevati ed indenni.

Il procedimento barese è giunto a conclusione con la sentenza sopra richiamata, in cui si è da un lato riconosciuta la validità dei marchi di Hearst, e dall’altra parte chiarito – e questa è la parte più importante della decisione – che tali marchi non possono impedire un uso decorativo (o autoristico) del personaggio, in assenza di validi diritti d’autore.

La decisione si pone al termine (almeno per il momento) di un complesso contenzioso che ha visto contrapposte le parti prima negli Stati Uniti d’America, quindi davanti all’UAMI e nel Regno Unito, ed infine appunto in Italia. Le vicende giudiziarie hanno avuto esiti disomogenei, poiché mentre le corti USA hanno infine concluso in senso analogo a quello della corte barese, la più recente decisione della corte di Londra ha invece ritenuto, in senso diametralmente opposto, che le registrazioni di marchio di Hearst potessero impedire ad Avela di continuare nel suo uso del personaggio. Fra l’altro, la decisione londinese è stata qualificata dalla corte come “cross-border”, il che pone rilevanti questioni di potenziale conflitto con la ultima decisione italiana.

Tornando al merito della questione, nel dettaglio il Tribunale di Bari ha affermato un importante principio in materia di proprietà industriale ed intellettuale, quello secondo cui i diritti di marchio spettanti al titolare dello stesso non possono coprire il personaggio in quanto tale, ma solo una sua specifica rappresentazione grafica. Pertanto, chi non possa vantare diritti d’autore sul personaggio non può tentare di sostituirli e di “eternarli” tramite la registrazione di marchi. Diversamente si finirebbe per assicurare al titolare del marchio una tutela più ampia (anche perché potenzialmente non soggetta a termini temporali) rispetto a quella attribuita all’autore dell’opera dalla normativa sul diritto d’autore.

Il Collegio infatti afferma: “una volta riconosciuta la validità dei marchi dell’attrice, deve, tuttavia, escludersi che i diritti conferiti dai medesimi si estendano al personaggio in tutte le sue possibili rappresentazioni grafiche. Va da sé che, ove si ritenesse che la registrazione come marchio di una specifica raffigurazione di un personaggio dei fumetti assicuri al suo titolare la tutela su qualsiasi ulteriore rappresentazione del medesimo, si finirebbe con l’assicurare al marchio una tutela per giunta più estesa di quella riconosciuta all’autore”.

Il Collegio ha quindi stabilito che è necessario tracciare una chiara distinzione fra diritto d’autore e diritto dei marchi, che hanno fondamento, natura e perimetro differenti. Come noto, il diritto d’autore conferisce all’autore di un’opera creativa un insieme di diritti esclusivi di sfruttamento economico, tra i quali vi è il diritto di riproduzione. Il titolare potrà quindi autorizzare le riproduzioni della propria opera creativa in ogni forma e modo (e quindi, per esempio, concederlo in licenza per la produzione di capi d’abbigliamento, o oggetti di vario tipo).

I diritti d’autore sono però soggetti ad un preciso limite temporale, per cui alla scadenza prevista dalla legge l’opera cade in pubblico dominio, con la conseguenza che può essere utilizzata liberamente, anche per fini commerciali e promozionali, senza che debba essere chiesta l’autorizzazione ad alcun soggetto. Diversamente, la registrazione del marchio conferisce al titolare l’uso esclusivo del segno al fine principale di contraddistinguere i propri prodotti; il marchio consente al consumatore di poter risalire alla fonte d’origine dei prodotti o servizi da esso contrassegnati.

La tutela in questo caso è però potenzialmente illimitata nel tempo, purché il segno sia rinnovato alla scadenza ed effettivamente usato.