Competenza del giudice nelle controversie sul marchio UE: la nozione di “stabile organizzazione” al vaglio della Corte di Giustizia

Ai fini della competenza giurisdizionale nelle controversie in materia di marchio europeo, una società giuridicamente indipendente e indirettamente controllata da una capogruppo extra-UE costituisce “stabile organizzazione” di quest’ultima se è presente in forma reale e stabile nello Stato membro in cui si trova e se si presenta verso l’esterno come un’estensione della capogruppo.

È quanto ha avuto modo di affermare la Corte di Giustizia UE in una recente decisione del 18 maggio scorso, causa C-617/15.

Nel merito la vertenza vede contrapposte la danese Hummel e la Nike per la presunta contraffazione ad opera del gigante statunitense degli articoli sportivi di un marchio di Hummel. Secondo l’impresa danese Nike avrebbe apposto illecitamente il proprio marchio a motivi triangolari disposti verticalmente su alcuni modelli di pantaloncini da pallacanestro venduti prevalentemente in Germania.

Dopo che in primo grado il Tribunale regionale di Düsseldorf si era dichiarato competente, rigettando tuttavia il ricorso nel merito, la Hummel ha proposto appello davanti ai giudici tedeschi di secondo grado che, ai fini di stabilire la propria competenza a decidere la controversia, hanno ritenuto di dover chiedere l’interpretazione della Corte di Giustizia sulla nozione di  “stabile organizzazione” ai sensi dell’art. 97, primo paragrafo, reg. CE 207/2009. In base alla norma in questione le controversie in materie di marchio europeo «vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, qualora non sia domiciliato in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione».

La Corte di Giustizia ha anzitutto chiarito che la nozione di “stabile organizzazione” non ha la stessa portata nel reg. CE 44/2001 sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale e nel reg. CE 207/2009 sul marchio europeo, evidenziando che i due regolamenti perseguono obiettivi diversi: il primo mira a completare il criterio base del domicilio del convenuto mediante la previsione di fori alternativi, mentre  il secondo punta a rafforzare la tutela dei marchi europei, scongiurando contrasti tra giudicati dei diversi Stati membri e la lesione del carattere unitario dei marchi europei.

Al fine di poter chiarire la nozione di “stabile organizzazione” ai sensi dell’art. 97, primo paragrafo, reg. CE 207/2009, la Corte di Giustizia ha richiamato la necessità di tenere conto del suo contesto di applicazione, affermando che la norma citata garantisce l’esistenza di un foro all’interno della UE per tutte le controversie in materia di contraffazione e di validità di un marchio europeo.

Inoltre, secondo la Corte di Giustizia il criterio della “stabile organizzazione” non costituisce un’eccezione al principio del foro del domicilio del convenuto, bensì ne rappresenta l’attuazione, ponendo il convenuto nelle condizioni più favorevoli per potersi difendere.

In sintesi la Corte di Giustizia ha precisato che l’esistenza della “stabile organizzazione” deve essere verificata attraverso alcuni indicatori: (i) una presenza reale e stabile coincidente con l’esercizio di attività commerciale che si estrinseca nella presenza di personale e attrezzature materiali e (ii) la manifestazione verso l’esterno da parte della società controllata come un’estensione della capogruppo.

Sono invece elementi irrilevanti l’eventuale assenza di personalità giuridica in capo alla stabile organizzazione, l’eventualità che quest’ultima sia controllata soltanto indirettamente o tantomeno che la controllata abbia partecipato all’asserita contraffazione.