L’uso di # che contengono marchi (proprietari o di terzi)

Negli ultimi anni si è assistito a un crescente uso nel commercio di hashtag che contengono marchi, proprietari o di terzi. L’hashtag costituisce, come noto, uno strumento per aggregare e indicizzare contenuti su Internet; in quanto tale, dal punto di vista distintivo il “cancelletto” è generalmente un elemento neutro e non costituisce un elemento idoneo a caratterizzare i termini che accompagna.

Spesso, tuttavia, l’hashtag viene però utilizzato accanto a marchi di concorrenti per convogliare gli utenti che cercano marchi ben noti (e i loro prodotti o servizi) su un altro sito di terzi oppure con funzione di richiamo e agganciamento a segni noti, ancorché in settori merceologici differenti.

Tale circostanza comporta una forte dicotomia tra la funzione degli hashtag, ovvero il raggruppamento di post e la facilitazione nella ricerca dei contenuti online e la conseguente percezione da parte degli utenti di termini e associazioni divulgabili senza limitazioni e anche in associazione a marchi, e la funzione principale dei marchi proprietari, che dovrebbe invece consistere in una funzione distintiva e dinamica di marchio-messaggio quale indicatore di origine, qualità o posizionamento e che in quanto tale costituire un diritto esclusivo.

Gli hashtag non hanno, nel nostro ordinamento, una disciplina specifica e la loro regolamentazione può - e deve - essere ricondotta alle norme generali previste in tema di marchi e, in particolare, gli articoli 20 e 21 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30; “CPI”)

La giurisprudenza più “vicina” alle fattispecie in esame appare, allo stato, quella sull’uso (non autorizzato) di marchi altrui come adwords. Sul punto, la Corte di Giustizia UE ha da anni evidenziato come l’uso di un marchio altrui non debba in nessun caso “violare una delle funzioni del marchio” (sentenza 22 settembre 2011, n. C-323/09, caso Interflora), in primis quella di indicatore di provenienza, funzione che “risulta pregiudicata qualora l’annuncio non consenta o consenta soltanto difficilmente all’utente di Internet, normalmente informato e ragionevolmente attento, di sapere se i prodotti o i servizi a cui l’annuncio si riferisce provengano dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo ovvero, al contrario, da un terzo” (sentenza 8 luglio 2010, n. C-558/08, caso Portakabin; in tal senso anche Tribunale Milano, 23 aprile 2013).

Diversamente che in Europa, gli hashtag hanno ricevuto invece maggiore attenzione dal punto di vista legale negli Stati Uniti. Sin dal 2013 l’ufficio marchi statunitense (USPTO - United States Pantent and Trademark Office) ha infatti aggiornato le linee guida per i propri esaminatori evidenziando come un termine contenente il simbolo “#” o il termine “hashtag” possa essere registrato come marchio solo se presenta capacità distintiva (“only if it functions as an identifier of the source of the applicant’s good or services”; par. 1208.18), come per i marchi tradizionali, in quanto l’aggiunta del cancelletto ad un termine non tutelabile non può renderlo registrabile.

Anche a livello giurisprudenziale, i tribunali americani hanno avuto occasione di pronunciarsi già alcune volte sull’uso degli hashtag, sebbene le decisioni non siano univoche. In un caso infatti (Eksouzian v. Albanese, 2015), la corte distrettuale del Mississippi ha ritenuto l’hashtag meramente uno strumento funzionale per dirigere la posizione della promozione dei ricorrenti in modo che sia vista da un gruppo di consumatori, non un marchio effettivo (“… hashtag are merely descriprive devices, not trademarks, unitary or otherwise, in and of themselves”), mentre in un’altra sentenza (Fraternity Collection Llc v. Fargnoli, 2015) la corte distrettuale della California ha riconosciuto maggior tutela, rilevando che l’uso del nome o del prodotto di un concorrente come hashtag nei post di social media potrebbe, in determinate circostanze, ingannare i consumatori (“...hashtagging a competitor’s name or product in social media posts could, in certain circumstances, deceive consumers”).

Nonostante il quadro normativo ancora in divenire, gli hashtag rappresentano ormai uno strumento imprescindibile per la promozione di marca e dell’attività su Internet e molti dei principali operatori hanno scelto di procedere con la registrazione di hashtag + marchio proprietari al fine di agevolare le possibilità di tutela. A tal proposito l’adozione di policy di monitoraggio e di corretto utilizzo degli hashtag, anche attraverso sistemi di licenza, incrementa le possibilità di efficace contrasto a fenomeni di confusione, svilimento, annacquamento o volgarizzazione. Nei casi di utilizzo di segni di terzi in commercio e in funzione distintiva è tuttavia necessario ottenere il consenso del titolare e in tal caso l’utilizzo unilaterale di tag (@), senza una risposta affermativa, non pare uno strumento sufficiente all’ottenimento del consenso esplicito.