EPO: la decisione della Commissione allargata dei ricorsi sul divieto di doppia brevettazione

La Commissione allargata dei ricorsi dell'Ufficio europeo dei brevetti ha emesso, in data 22 giugno 2021, la decisione G 4/19 (Doppia brevettazione), con la quale ha ritenuto che una domanda di brevetto europeo possa essere rifiutata a causa del divieto di doppia brevettazione.

Il principio del divieto di doppia brevettazione esclude la concessione allo stesso richiedente di due brevetti per la stessa invenzione. La divisione esaminatrice ha applicato questo principio e ha respinto la domanda di brevetto europeo 10718590.2 ai sensi degli articoli 97, paragrafo 2 e 125 della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) in quanto il richiedente era già titolare di un brevetto per la stessa invenzione.

Come si legge comunicato pubblicato dall'EPO, a seguito della presentazione del ricorso, la commissione tecnica di ricorso 3.3.01 ha sottoposto tre questioni sul divieto di doppia brevettazione alla commissione allargata di ricorso (T 318/14, GU EPO 2020, A104). Il giudice del rinvio dubitava che vi fosse una base giuridica per il divieto nella CBE. In particolare, il collegio rimettente non ha ritenuto idoneo a tal fine l'art. 125 CBE.

L'articolo 125 CBE prevede:

Riferimento a principi generali
In assenza di disposizioni procedurali nella presente Convenzione, l'Ufficio europeo dei brevetti tiene conto dei principi di diritto procedurale generalmente riconosciuti negli Stati contraenti.

La Commissione allargata di ricorso, nella decisione G 4/19, ha interpretato l'articolo 125 CBE in linea con i principi enunciati negli articoli 31 e 32 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Ha applicato i metodi di interpretazione grammaticale e sistematica e ha preso in considerazione i lavori preparatori della CBE (travaux préparatoires) come mezzo di interpretazione supplementare.

La Commissione allargata di ricorso ha ritenuto che il termine "disposizioni procedurali" nell'articolo 125 CBE può estendersi alle disposizioni che richiedono un esame sostanziale dell'oggetto rivendicato. Ha affermato che il divieto di doppia brevettazione costituisce un principio di diritto procedurale ai sensi dell'articolo 125 CBE ed è generalmente riconosciuto negli Stati contraenti.

La Commissione allargata ha inoltre ritenuto che il divieto di doppia brevettazione non si limita alle domande dirette allo stesso oggetto che sono state depositate lo stesso giorno. Si estende anche alle domande padre e divisionale e alle domande che rivendicano la stessa priorità. La Commissione allargata ha inoltre confermato che il divieto si applica solo laddove la domanda in esame e il brevetto già concesso abbiano Stati contraenti designati comuni.

La Commissione allargata di ricorso ha risposto alle questioni sottoposte come segue:

1. Una domanda di brevetto europeo può essere rifiutata ai sensi degli articoli 97(2) e 125 CBE se rivendica lo stesso oggetto di un brevetto europeo che è stato concesso allo stesso richiedente e non fa parte dello stato dell'arte ai sensi all'articolo 54, paragrafi 2 e 3, CBE.

2.1 La domanda può essere respinta su tale base giuridica, indipendentemente dal fatto che
a) sia stata depositata alla stessa data, o
b) sia una domanda precedente o una domanda divisionale (articolo 76, paragrafo 1, CBE), o
c ) rivendica la stessa priorità (articolo 88 CBE) della domanda di brevetto europeo che ha portato al brevetto europeo già concesso.

2.2 In considerazione della risposta alla domanda 2.1, non è necessaria una risposta separata.