E' registrabile come marchio UE un segno figurativo rappresentante una sfumatura arancione?

In una recente sentenza il Tribunale dell'Unione Europea ha affrontato il caso della nullità del marchio - nella fattispecie il marchio figurativo rappresentato della sfumatura arancione di Veuve Cliquot - ai sensi dell'art. 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, riguardante l'esame d'ufficio dei fatti con riferimento alle procedure concernenti gli impedimenti relativi alla registrazione.

Fatti di causa

Il 12 febbraio del 1998, SA Veuve Cliquot Ponsardin, dante causa del richiedente, MHC, ha presentato una domanda di registrazione di un marchio dell'Unione europea presso l'EUIPO. Il marchio per il quale si chiedeva la registrazione è stato rappresentato dal seguente segno:

I prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione rientrano in particolare nella Classe 33 ai sensi dell'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957 e corrispondono alla seguente descrizione: “Vini Champagne”. 

Con decisione 26 aprile 2006 (causa R 148/2004-2), la seconda commissione di ricorso EUIPO, annullando la decisione dell'esaminatore, ha concluso che il carattere distintivo acquisito con l'uso era stato dimostrato per i vini di champagne.

Il 3 novembre 2015, l'interveniente, Lidl Stiftung & Co. KG ha presentato una domanda di annullamento del marchio impugnata sulla base dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n.  207/2009 che si basava sulla mancanza di carattere distintivo di tale marchio. Con decisione del 12 novembre 2018, la divisione di annullamento ha respinto la domanda di nullità. In primo luogo, ha ritenuto che, nonostante il fatto che il marchio fosse stato depositato e registrato come "marchio figurativo", le parti non avevano contestato che si trattasse di un marchio di colore in quanto tale. In secondo luogo, essa ha dichiarato che erano stati soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 4 del regolamento n. 40/94, in quanto la rappresentazione del marchio era immediatamente intelligibile e la descrizione consentiva ai terzi di acquisire una conoscenza precisa del segno di cui si chiedeva la protezione. In terzo luogo, ha ritenuto che un carattere distintivo acquisito attraverso l'uso fosse stato accertato alla data di deposito della domanda di registrazione nei quindici Stati membri interessati (Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito, Irlanda, Germania, Francia, Spagna, Italia, Grecia , Danimarca, Portogallo, Austria, Finlandia e Svezia).

Il 6 dicembre 2018 l'interveniente ha proposto ricorso dinanzi all'EUIPO, ai sensi degli articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001, avverso la decisione della divisione di annullamento.

Con decisione del 24 febbraio 2020, l'EUIPO annullava la decisione impugnata.

La sentenza del Tribunale UE

MHCS ricorreva al Tribunale dell'Unione Europea deducendo quattro motivi. 

Il Tribunale, con sentenza del 15 settembre 2021 (causa T-274/20), ha accolto il ricorso annullando la decisione dell'EUIPO. Il primo motivo verte sulla violazione dell'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, in quanto la commissione di ricorso è andata oltre l'ambito delle osservazioni di fatto presentate dalle parti. In particolare, nell'ambito del suo primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, la ricorrente sostiene che, in assenza di controversia tra le parti sulla natura del marchio contestato, la commissione di ricorso ha interpretato di propria iniziativa la domanda di marchio depositata il 12 febbraio 1998 in quanto relativa ad un marchio figurativo composto da un contorno ben definito e, così facendo, ha superato il limite delle osservazioni di fatto formulate dalle parti.

Il Tribunale ricorda che secondo la giurisprudenza, ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, in sede di esame degli impedimenti assoluti alla registrazione, gli esaminatori dell'EUIPO e, in appello, le commissioni di ricorso dell'EUIPO devono effettuare un esame d'ufficio dei fatti al fine di determinare se il marchio di cui si chiede la registrazione rientri o meno in uno degli impedimenti alla registrazione previsti dall'articolo 7 del medesimo regolamento. Ne consegue che gli organi competenti dell'EUIPO possono essere chiamati a fondare le proprie decisioni su fatti non invocati dal ricorrente. L'EUIPO è tenuta ad esaminare d'ufficio i fatti rilevanti che potrebbero indurla ad applicare un impedimento assoluto alla registrazione (sentenza del 13 febbraio 2019, Nemius Group/EUIPO (DENTALDISK), T-278/18).

Tuttavia, nell'ambito di una domanda di nullità, la presunzione di validità del marchio registrato limita l'obbligo dell'EUIPO, previsto dall'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, di esaminare d'ufficio i fatti rilevanti che potrebbero indurla ad applicare gli impedimenti assoluti alla registrazione all'esame della domanda di marchio UE svolto dagli esaminatori e, in appello, dalle commissioni di ricorso durante la procedura di registrazione di detto marchio. Poiché il marchio registrato dell'Unione europea si presume valido, spetta a chi ha presentato domanda di nullità di tale marchio invocare dinanzi all'EUIPO gli elementi concreti che ne metterebbero in discussione la validità (v., per analogia, sentenze del settembre 13, 2013, Fürstlich Castell'sches Domänenamt / UAMI - Castel Frères (CASTEL), T-320/10; del 28 settembre 2016, European Food/EUIPO - Société des produits Nestlé (FITNESS), T-476/15).

Nel caso di specie, si deve rilevare che la questione della natura del marchio contestato non ha costituito un argomento o un motivo dedotto dalle parti dinanzi alla prima commissione di ricorso ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017 /1001. Tale questione della natura del marchio contestato era stata discussa nell'ambito della procedura di registrazione di tale marchio. L'esaminatore aveva ritenuto che si trattasse di un marchio figurativo e, nella decisione 20 novembre 2002, la seconda commissione di ricorso ha ritenuto che si trattasse invece di un marchio di colore. La decisione della Seconda Commissione di ricorso del 26 aprile 2006 ha poi concluso il procedimento di registrazione ritenendo che il carattere distintivo acquisito mediante l'uso del marchio impugnato fosse stato dimostrato per i vini della Champagne. Come ha ammesso l'EUIPO il suo servizio del registro ha omesso di correggere la registrazione del marchio contestato come «altro marchio» o come «marchio di colore» anziché come «marchio figurativo».

In tale contesto, nella fase del procedimento in contraddittorio della domanda di nullità di cui trattasi nella presente causa, la questione della natura del marchio contestato non ha costituito un elemento, di fatto o di diritto, sollevato dalle parti. Inoltre, tale questione non riguardava neppure alcun fatto rilevante né requisiti procedurali essenziali. Infine, contrariamente a quanto sostengono l'EUIPO e l'interveniente, non è stato necessario risolverlo al fine di garantire la corretta applicazione del regolamento 2017/1001. La seconda commissione di ricorso aveva preso in considerazione tale questione della natura del marchio contestato e si era già pronunciata su di essa nell'ambito della procedura di registrazione.

Certamente, dalla giurisprudenza discende che la presunzione di validità della registrazione non può impedire all'EUIPO, in particolare alla luce degli elementi invocati dalla parte che mette in discussione la validità del marchio impugnato, di invocare non solo suoi argomenti, nonché su eventuali elementi di prova allegati da tale parte alla sua domanda di nullità, ma anche sui fatti notori rilevati dall'EUIPO nell'ambito del procedimento di nullità (sentenza del 24 ottobre 2019, Rubik's Brand/EUIPO - Simba Toys (forma di cubo con facce aventi una struttura a griglia), T-601/17).

Tuttavia, nel caso di specie, dinanzi alla prima commissione di ricorso non è stato prodotto né fatto valere alcun elemento di prova o fatto notorio.

Da tutto quanto precede risulta che la prima commissione di ricorso è andata oltre i motivi e gli argomenti dedotti dalle parti, in violazione dell'ultima frase dell'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001. In tal modo, ha superato la sua giurisdizione e, per tale ragione, il motivo è stato accolto dal Tribunale che, con la sentenza in analisi, ha annullato la decisione.