Rigetto della domanda di registrazione del marchio “ACM 1899 AC MILAN” ​presentata dal Milan per articoli di cancelleria ed ufficio: il Tribunale UE conferma la decisione dell’EUIPO

Il Tribunale dell’Unione Europea, nel confermare la decisione adottata dall’EUIPO, ritiene che il segno che rappresenta lo stemma della squadra di calcio AC Milan non possa essere oggetto di registrazione a livello internazionale in quanto marchio che designa l'Unione per articoli di cancelleria e per ufficio.

Secondo la sentenza pronunciata dal Tribunale UE il 10 novembre 2021 (causa T-353/20), l'elevata somiglianza fonetica e la media somiglianza visiva di tale segno con il marchio denominativo anteriore tedesco MILAN comporta un rischio di confusione da parte dei consumatori che impedisce la loro protezione simultanea nell'Unione

Il 2 febbraio 2017, la ricorrente, l’Associazione Calcio Milan SpA (AC Milan), ha presentato all’EUIPO una domanda di registrazione internazionale che designa l'Unione Europea per il seguente segno figurativo:

I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano, tra l'altro, nella classe 16 dell'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi, che riguarda articoli di cancelleria e per ufficio. Nella domanda di registrazione il ricorrente rivendicava i colori rosso, nero e bianco.

Il 6 aprile 2017 la controinteressata, InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co. KG, ha proposto opposizione alla registrazione del marchio per i prodotti di cui sopra ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento 2017/1001.

L'opposizione si fondava, tra l'altro, sul marchio denominativo tedesco Milan, depositato il 1° aprile 1984 e registrato il 23 maggio 1988 con il numero 1122392, che designava anche prodotti della classe 16 corrispondenti alla seguente descrizione: "Carta, cartoni, cartoni, qualsiasi dei suddetti articoli, in particolare per la scrittura e l'imballaggio; cancelleria, attrezzature per ufficio (esclusi i mobili), sussidi didattici (esclusi gli apparecchi)": 

Il motivo dedotto a sostegno dell'opposizione era quello di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001).

Su richiesta della ricorrente, la controinteressata è stata invitata dall'EUIPO a fornire la prova dell'uso effettivo dei marchi anteriori fatti valere a sostegno della sua opposizione, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, e (3) del Regolamento 2017/1001. Quest'ultima ha ottemperato alla richiesta avanzata entro il termine fissato dall'EUIPO.

Con decisione del 30 novembre 2018, la divisione di opposizione ha accolto integralmente l'opposizione.

A seguito dell’impugnazione della decisione della divisione di opposizione, con decisione del 14 febbraio 2020, la seconda commissione di ricorso dell'EUIPO ha respinto il ricorso, sostenendo quanto segue:

• al pari della divisione di opposizione, essa ha ritenuto che, per motivi di economia procedurale, l'opposizione dovesse essere esaminata in relazione al marchio anteriore tedesco n. 1122392 (“marchio anteriore”). 
• avendo stabilito che il periodo durante il quale doveva essere dimostrato l'uso effettivo di tale marchio era compreso tra il 24 dicembre 2010 e il 23 dicembre 2015 (“periodo rilevante”), ha ritenuto che tale uso fosse stato dimostrato nei confronti dei prodotti designati dal marchio anteriore nella classe 16 diversi da «supporti didattici (esclusi gli apparecchi)», ma non per i prodotti delle altre classi per i quali tale marchio era stato registrato.
• il pubblico di riferimento era costituito dal pubblico in generale in Germania con un livello di attenzione da basso a medio. 
• andava confermata la valutazione della divisione di opposizione secondo cui i prodotti in questione erano in parte identici e in parte molto simili. 

Per quanto riguarda, inoltre, il confronto dei segni in conflitto, la commissione di ricorso ha ritenuto che fossero mediamente simili visivamente per la presenza dell'elemento "milan" e che fossero molto simili foneticamente; mentre, concettualmente, che fossero moderatamente simili per la parte del pubblico di riferimento che avrebbe attribuito un significato alla parola comune "milan" e che il loro confronto era irrilevante per la parte di tale pubblico che avrebbe percepito il termine "milano" come fantasioso. 

La commissione di ricorso ha concluso, sulla base di tali considerazioni, che esisteva un rischio di confusione.

L'AC Milan ha proposto un ricorso contro la decisione dell'EUIPO dinanzi al Tribunale dell'Unione Europea. Con la sua sentenza, il Tribunale UE respinge integralmente il ricorso.

Il Tribunale rileva, sulla base di una serie di elementi di prova, in particolare fatture e materiale pubblicitario in lingua tedesca, che il marchio anteriore è stato oggetto di un uso effettivo in Germania. Constata che il marchio anteriore è stato utilizzato sul mercato tedesco, da un lato, come registrato e, dall'altro, in una forma modificata caratterizzata, in particolare, dall'aggiunta di un elemento figurativo che rappresenta la testa di un uccello, simile a un rapace.

Il Tribunale sottolinea che, se è vero che l'elemento figurativo aggiuntivo non è insignificante, esso non può essere considerato dominante e tale da alterare il carattere distintivo dell'elemento denominativo che costituisce il marchio anteriore, come registrato. 

Nella sentenza viene evidenziato che:

• anche se l'elemento figurativo del marchio richiesto non sarà ignorato dal pubblico di riferimento, in particolare a causa delle sue dimensioni e della sua posizione, l'attenzione del pubblico di riferimento non sarà tuttavia concentrata su tale elemento. Infatti, l'attenzione di tale pubblico sarà attirata dall'elemento denominativo costituito dalle lettere "ac" e dalla parola "milan", poiché esse sono riprodotte in lettere maiuscole e con caratteri stilizzati, e l'elemento che formano supera notevolmente l'elemento figurativo in lunghezza. L'elemento "ac milan" costituisce l'elemento dominante del marchio richiesto;
• sebbene una parte del pubblico di riferimento possa percepire l'elemento denominativo "ac milan" nel marchio richiesto come un riferimento alla squadra di calcio della città di Milano (Italia), i segni in conflitto, che presentano un’elevata somiglianza sul piano fonetico, fanno entrambi riferimento alla città di Milano;
• per quanto riguarda l'argomento dell'AC Milan secondo cui il marchio richiesto gode di notorietà in Germania a causa della reputazione di tale società calcistica, il Tribunale osserva che solo la notorietà del marchio anteriore, e non quella del marchio richiesto, deve essere presa in considerazione per valutare se la somiglianza dei prodotti designati da due marchi sia sufficiente a far sorgere un rischio di confusione.

Di conseguenza, il Tribunale dichiara che le somiglianze dei due segni in questione sono, nel loro insieme, sufficienti per concludere che esiste un rischio di confusione e, alla luce di ciò, rigetta il ricorso presentato dall'Associazione Calcio Milan SpA.