Il marchio "Wonder Woman" può essere confuso con il marchio "Wonder Mum"?

Il marchio "WONDER WOMAN" è stato al centro di un recente procedimento di opposizione nel Regno Unito, che lo ha visto contrapposto al marchio "WONDER MUM". Sul caso si è pronunciato l'UKIPO (o United Kingdom Intellectual Property Office), la cui decisione è stata poi impugnata dinanzi all'England and Wales High Court - Chancery Division - (EWHC o Alta Corte d’Appello di Inghilterra e Galles). 

Con riferimento al marchio anteriore "WONDER WOMAN" l'Ufficio della proprietà intellettuale britannico ha dovuto stabilire se è concettualmente simile al marchio posteriore, "WONDER MUM", se gode di notorietà nel Regno Unito e se sussistono i presupposti per proteggerlo in Gran Bretagna come marchio non registrato ma utilizzato nella normale prassi commerciale.

Il caso vede la “DC Comics” (DC) in qualità di titolare del marchio “WONDER WOMAN” contrapporsi alla “Unilever Global IP Limited” (Unilever) per la registrazione del marchio asseritamente confondibile “WONDER MUM” volto a contraddistinguere shampoo o altri prodotti per il bagno, doccia o capelli offerti da Unilever.

Infatti la DC in quanto titolare del marchio registrato UE anteriore (n. 14275739) WONDER WOMAN, che protegge il nome del noto personaggio dei fumetti di supereroi si oppone (opposizione n. OP000420864) alla domanda di Unilever di registrare il marchio WONDER MUM per prodotti della classe 3 nel Regno Unito.

La domanda n. 3452217 di registrazione del marchio è stata presentata il 17 dicembre 2019 per i prodotti della Classe 3: saponi; profumeria; oli essenziali; deodoranti e antitraspiranti; prodotti per la cura dei capelli; coloranti per capelli, tinture per capelli, lozioni per capelli, prodotti per ondulare i capelli, shampoo, balsami, lacche per capelli, cipria per capelli, medicazioni per capelli, lacche per capelli, mousse per capelli, smalti per capelli, gel per capelli, creme idratanti per capelli, liquidi per capelli, trattamenti per la conservazione dei capelli, trattamenti essiccanti per capelli, oli per capelli, tonici per capelli, creme per capelli, preparati per il bagno e/o la doccia; prodotti per la toilette non medicati; prodotti per la cura della pelle; cosmetici.

Mentre il 30 luglio 2020 la DC ha presentato motivi di opposizione alla registrazione del marchio relativi agli articoli 5(2)(b), 5(3) e 5(4)(a) del Trade Mark Act (TMA).

Lo United Kingdom Intellectual Property Office (UKIPO) non ravvisando alcun rischio di confusione tra i due marchi ai sensi degli articoli 5(2)(b), 5(3) e 5(4)(a) del TMA decide di respingere tutti i motivi dell’opposizione inoltrata.

• L'articolo 5(2)(b) del Trade Marks Act prevede quanto segue:

“Un marchio non è registrato se:

“(…) b) è simile a un marchio anteriore e deve essere registrato per prodotti e servizi identici o simili a quelli per i quali è tutelato il commercio anteriore, esiste un rischio di confusione da parte del pubblico, che include il rischio di associazione con il marchio anteriore»”.

Il consigliere-auditore dell’UKIPO ha riscontrato "non più di un grado medio di somiglianza visiva e uditiva tra i marchi", ovvero WONDER WOMAN e WONDER MUM ed ha quindi analizzato un confronto concettuale tra i marchi concluso come segue:

"Vi è, quindi, una certa somiglianza concettuale in quanto entrambi i marchi trasmettono l'impressione di una donna molto brava o efficace in qualcosa. Date le particolari connotazioni di “mamma”, che sono assenti dal marchio dell'opponente, trovo che i marchi sono concettualmente simili a un livello basso; vale a dire che c'è più di diverso nei rispettivi concetti dei marchi che non lo stesso."(sottolineatura aggiunta).

• L'articolo 5(3) e 5(3A) del TMA prevede quanto segue:

"(3) Un marchio che:

a) è identico o simile a un marchio anteriore non è registrato se, o nella misura in cui, il marchio anteriore gode di notorietà nel Regno Unito (o nel caso di un marchio dell'Unione europea o di commercio internazionale marchio (CE), nell'Unione europea) e l'uso del marchio successivo senza giusta causa trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o ne recherebbe pregiudizio.

(3A) Il comma (3) si applica indipendentemente dal fatto che i prodotti e servizi per i quali il marchio deve essere registrato siano identici, simili o non simili a quelli per i quali il marchio anteriore è protetto."

A tal proposito il consigliere-auditore dell’UKIPO sulla base delle prove prodotte in giudizio non ha ritenuto che WONDER WOMAN abbia nel Regno Unito o nella UE una reputazione qualificante (o notorietà rilevante) per i fumetti o in qualsiasi altro prodotto di classe 16 quale: stampati e prodotti di carta, ovvero libri con personaggi di film d'animazione, d'avventura d'azione, comici e/o drammatici, fumetti, libri per bambini, guide strategiche, riviste con personaggi di film d'animazione, d'avventura d'azione, commedie e/o lungometraggi teatrali, libri da colorare, libri di attività per bambini.

Il consigliere-auditore ha anche escluso la notorietà del marchio nel Regno Unito/UE in relazione a prodotti e servizi legati allo spettacolo e all'intrattenimento nelle classi 9 e 41 (in considerazione delle opere cinematografiche trasmesse a livello internazionale con Gal Gadot nei panni di Wonder Woman) ed ha paragonato l’uso del marchio WONDER WOMAN al suo utilizzo come titolo di un'opera artistica.

Ha quindi reputato che i dati sulle vendite dei film in DVD, Blu-ray e digitali fossero prove inconcludenti per dimostrare se il consumatore medio riteneva che il titolo WONDER WOMAN denotasse un marchio e un segno distintivo di origine o semplicemente il nome del film.

Il consigliere-auditore dell’UKIPO conclude asserendo che: "Per completezza, anche se avessi trovato una reputazione qualificante in relazione a film, TV e fumetti, avrei respinto l'affermazione dell'articolo 5 (3) perché il pubblico di riferimento non avrebbe stabilito un collegamento tra WONDER WOMAN e WONDER MUM. Le differenze tra i marchi e i prodotti e servizi sono troppo grandi. (...)."

• L'articolo 5(4)(a) della legge prevede quanto segue:

"(4) Un marchio non è registrato se, o nella misura in cui, il suo uso nel Regno Unito può essere impedito -

(a) in virtù di qualsiasi norma di diritto (in particolare la legge sull'alienazione) che protegga un marchio non registrato o un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale, oppure  (B) …

Una persona così legittimata a impedire l'uso di un marchio è indicata nella presente legge come titolare di "un diritto anteriore" in relazione al marchio".

Tale norma protegge un marchio non registrato o un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale ed in caso di "spacciamento", richiede che vi sia: (i) avviamento o buona volontà; (ii) falsa dichiarazione; e (iii) danno (potenziale o effettivo).

Nell’opposizione presentata l’opponente dichiara che “[DC] possiede l'avviamento (o buona volontà) nel Regno Unito in WONDER WOMAN e il carattere WONDER WOMAN più in generale come risultato del suo utilizzo in connessione con una gamma di beni e servizi per un vasto programma di merchandising legato a film, pubblicazioni e servizi di intrattenimento."

Invece il consigliere-auditore dell’UKIPO ritene la pretesa di buona volontà dell'opponente infondata anche in considerazione della mancanza di prove in merito alle vendite di tale merchandising nel Regno Unito e se l'avviamento sia stabilito, a seguito di tale scambio, in territorio britannico.

Il consigliere-auditore dell'Ufficio britannico afferma che “Non si tratta di stabilire se il marchio successivo richiami alla mente il marchio anteriore, ma è necessario che un numero consistente di clienti dell'opponente, o potenziali clienti, creda che i prodotti del richiedente siano quelli dell'opponente o un'impresa collegata commercialmente all'opponente…” e che “non c'erano prove sufficienti che l'uso di WONDER WOMAN sul merchandising nel Regno Unito abbia portato i clienti o potenziali clienti di DC a pensare che le merci con WONDER MUM sono collegate commercialmente a DC”.

In definitiva, il consigliere-auditore conclude che “Anche se avessi riscontrato che l'opponente aveva accertato l'avviamento collegato a WONDER WOMAN, data la differenza tra il segno anteriore e il marchio impugnato, è improbabile che i clienti o potenziali clienti dell'opponente credano che i prodotti WONDER MUM di classe 3 siano quelli dell'opponente, o che provengano dalla stessa fonte dei film, dei fumetti o del merchandising di WONDER WOMAN (...)".

La DC ricorre quindi in appello dinanzi alla England and Wales High Court - Chancery Division - (EWHC o Alta Corte d’Appello di Inghilterra e Galles) che rigetta tutti i motivi di ricorso presentati avverso la decisione dell’UKIPO di cui vengono condivise in appello tutte le argomentazioni (in particolar modo le considerazioni del consigliere-auditore).

Infatti, l’Alta Corte d’Appello ritiene la decisione UKIPO ragionevole nel punto in cui rileva che un consumatore medio o un cliente o potenziale cliente di DC non sarebbe confuso o fuorviato dall’uso del marchio WONDER MUM fino a pensare che sia collegato o associato a WONDER WOMAN o DC come origine commerciale ([2022] EWHC 434 (Ch) del 02/03/2022).