Coesistenza di famiglie di marchi: la parola alla Commissione ricorsi

La Commissione dei ricorsi presso l'UIBM, con una recente sentenza, si è pronunciata sul rischio di confusione e sul relativo giudizio confondibilità nell'ambito di una controversia che vede in conflitto due famiglie di marchi registrati che fanno uso del medesimo lemma RTL.

Con la sentenza n. 116 depositata il 17 ottobre 2024, la Commissione di ricorsi si è soffermata sul tema della coesistenza di famiglie di marchi.

Nel caso di specie, la Commissione ricorsi ha ritenuto che non entrasse in gioco l'istituto del preuso. Quest'ultimo, infatti, secondo l'orientamento consolidato attiene tipicamente ai marchi non registrati ed è volto a garantire al preutente la possibilità di continuare ad utilizzare il segno per lo stesso genere di prodotto nell'ambito dell'uso fattone, senza possibilità di vietare a colui che successivamente registri il marchio di farne anch'egli uso nella medesima zona (cfr. Cass. civ. 28 febbraio 2006. n. 4405; Cass. civ. 27 marzo 1998 n. 3236).

Nel caso dedotto in giudizio, invece, la richiesta di registrazione era agganciata più che ad un preuso in senso tecnico alla consolidata esistenza di una famiglia di marchi in cui è inserito il lemma comune alla famiglia antagonista. Nel caso esaminato, la Commissione si è trovata di fronte alla prolungata coesistenza di due famiglie di marchi aventi un elemento distintivo centrale identico, con conseguente operatività, nella presunta buona fede del titolare del marchio posteriore, della relativa preclusione e cioè del venir meno del requisito essenziale del pericolo di confusione tra i segni distintivi di cui all'art. 20, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 30 del 2005 (cfr. Cass. civ. 3 agosto 2023 n. 23727). 

A tal riguardo, la Commissione ricorda che la Corte di Giustizia, nella pronuncia riferita al caso "Budweiser" (CGUE, 22 settembre 2011, causa C-482/09), ha ritenuto che l'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva n. 89/104/CEE (alla quale hanno fatto seguito dapprima la direttiva n. 2008/954/CE e poi la direttiva n. 2015/2436/UE, recanti disposizioni analoghe che si ritrovano ora negli artt. 12 e 20 D.Lgs. n. 30 del 2005), dovesse essere interpretato nel senso che il "titolare di un marchio anteriore non può ottenere l'annullamento di uno posteriore identico che designi prodotti identici, in caso di uso simultaneo nello stesso Stato membro, fatto in buona fede, e per lunga durata, dei due marchi d'impresa quando, in circostanze specifiche, come quella del caso concreto, tale uso non pregiudichi nè possa pregiudicare la funzione essenziale del marchio, consistente nel garantire ai consumatori l'origine dei prodotti o dei servizi". 

E' stata così delineata la preclusione per coesistenza come ipotesi del tutto particolare in cui viene meno il requisito essenziale del pericolo di confusione tra segni distintivi e viene conseguentemente meno anche la possibilità del titolare del marchio per primo registrato di agire per far accertare l'invalidità del marchio successivo al fine di ottenere l'inibitoria del suo uso.