Strategie di tutela dell’IP nell’innovazione aperta

Per avere successo nella cosiddetta “open innovation”, le aziende devono condividere le conoscenze tecniche con altre società partner ma allo stesso tempo devono mantenere una tutela sulle invenzioni condivise.

Per fare ciò, occorre elaborare delle strategie di licensing ad hoc.

Il contratto di licenza è lo strumento che consente di trasferire i diritti di privativa da un soggetto che li detiene (licenziante) ad un altro (licenziatario).

I diritti possono essere ceduti in via definitiva, oppure trasferiti in regime di esclusività e/o di non-esclusività.

Anche le licenze esclusive possono contenere limitazioni, quali: un periodo di tempo limitato di validità dell’accordo, nessun diritto di sub-licenze, una ben definita e circoscritta area geografica in cui operare o un preciso campo di applicazione o una specifica modalità di commercializzazione.

Le licenze si possono applicare alle conoscenze sviluppate prima, durante e dopo la collaborazione.

In un accordo di licenza, quindi, è necessario regolamentare le conoscenze pregresse (background), quelle risultanti dalla collaborazione (foreground), quelle sviluppate in parallelo durante la cooperazione (sideground) e infine le conoscenze scaturite dopo la conclusione del rapporto di collaborazione (postground).

Il licenziante può chiedere di essere compensato anche non in termini monetari, chiedendo di poter accedere alle tecnologie sviluppate dal licenziatario.

Con particolare riferimento all’innovazione aperta, le parti interessate a condividere le reciproche conoscenze tecniche possono stipulare un accordo di licenza incrociato (cross-license): in questo modo i costi di transazione diminuiscono.

Tra le altre tipologie di licenze, utilizzabili nell’open innovation, ci sono le seguenti: 1) licenze globali, 2) a pacchetti, 3) grant-back.

In una licenza globale (blanket), il licenziante trasferisce tutti i diritti relativi ai futuri sviluppi in una certa area tecnologica. Se, quindi, i futuri sviluppi daranno origine a nuovi brevetti, questi saranno automaticamente concessi in licenza.

Se il licenziante include i diritti su più tecnologie in un’unica licenza, si parla di accordo a pacchetti (block/package): il licenziatario dovrà acquisire l’intero pacchetto per poter accedere a uno o più diritti.

Un’ultima tipologia di licenza è la cosiddetta grant-back, che conferisce al licenziatario il diritto d’uso di potenziali futuri miglioramenti e/o perfezionamenti tecnologici che il licenziante apporta alla tecnologia originaria, generalmente in combinazione con qualche tipo di compenso.

Qual è la corretta strategia di licensing, che un’azienda deve adottare? Quella che fornisce gli appropriati ritorni economici e dipende dal tipo di prodotto e dal settore tecnico. Per esempio, nell’industria chimica, i brevetti costituiscono un efficiente meccanismo di tutela e di appropriazione di eventuali ritorni economici. Nell’industrial elettronica, dove l’interoperabilità è importante e dove gli standard forniscono tale interoperabilità, sono adottate le licenze incrociate e quelle non-esclusive.

Nelle collaborazioni di open innovation, sono due le strategie di licensing utilizzate:

1. Licenze incrociate bilaterali (dove le parti condividono le conoscenze pregresse e quelle future, mantenendo però separate le conoscenze sideground e postground);
2. Licenze condivise (o “patent pool” nel caso di brevetti).

Per approfondimenti si rinvia al seguente link.

 

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Massimo Barbieri

Technology Transfer Office (Politecnico di Milano)