L’importanza dei titoli di proprietà industriale (non solo brevetti) per le startup

Questo tema è stato ben evidenziato in un articolo pubblicato su SSRN, a cui si rimanda per eventuali approfondimenti.

L’autore fa una distinzione tra le strategie adottate dalle startup della Silicon Valley e quelle europee, sottolineando che, per queste ultime, lo sviluppo di un portafoglio di brevetti non è un fine prioritario, perché è visto come un processo che richiede tempo, costoso e che non porta a guadagni immediati nel breve periodo.

Le startup europee si focalizzano piuttosto su obiettivi di breve e non di lungo termine, quali trovare clienti (paganti) e ottenere denaro dagli investitori.

Eppure, la realizzazione di un portafoglio di titoli di proprietà industriale (non solo brevetti) dovrebbe essere molto importante per le startup tecnologiche, per le seguenti motivazioni:

• Ottenere la libertà d’attuazione;
• Tutelare le invenzioni dalla copiatura;
• Migliorare la posizione negoziale nel B2B e nei progetti di collaborazione con i partner industriali;
• Aumentare la reputazione;
• Incrementare l’attrattività nei confronti degli investitori.

L’importanza della tutela dell’IP dipende da molti fattori.

Nel caso del B2C, marchi e design sono più rilevanti dei brevetti, che lo sono, invece, per il B2B.

Anche il modello di business gioca un ruolo fondamentale.

Per generare ritorni economici dal licensing, è necessario detenere un ampio portafoglio di brevetti, perché questo aumenta notevolmente il potere negoziale del licenziante, mentre nella vendita di un prodotto, è la combinazione di brevetti (per invenzione, modello d’utilità e design industriale) e marchi la strategia vincente.

In campi tecnologici dove la rapidità è cruciale, la tutela brevettuale è meno adatta, rispetto a settori in cui il ciclo di vita è elevato (software vs. farmaceutico).

Se il business è in un settore dove gli standard sono essenziali, detenere la libertà d’attuazione è la chiave per avere successo e in questo caso è quasi d’obbligo possedere un ampio portafoglio brevetti.

Dal punto di vista dell’investitore, la libertà d’attuazione è importante per la crescita (e la sopravvivenza) della startup e questa si ottiene implementando un portafoglio di titoli di proprietà industriale.

Il segreto industriale (know-how) non è così forte e liquidabile come i brevetti e in un certo senso è legato alle conoscenze dei soci fondatori, che potrebbero lasciare la società.

Le principali strategie brevettuali sono le seguenti:

1. Depositare domande di brevetto ampie e a livello internazionale e poi mantenere solo quelle che tutelano le tecnologie effettivamente implementate e accettate sul mercato;
2. Utilizzare il segreto industriale fino a che la soluzione tecnica non sia convalidata sul mercato e poi depositare specifiche domande di brevetto;
3. Depositare domande di brevetto provvisorie (US) nell’anno di priorità e poi combinarle insieme in una domanda PCT: questo consente di posticipare i costi.

Ciascuna strategia ha dei pro e dei contro e deve essere valutata attentamente, caso per caso.

 

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Massimo Barbieri

Technology Transfer Office (Politecnico di Milano)
Referente TTO per le invenzioni dei dipartimenti CMIC ed Energia