La tutela del marchio JACK DANIEL'S per prodotti di abbigliamento: riconoscimento del diritto al preuso

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata sulla configurabilità, con riferimento ad una fattispecie di preuso di marchio, di un regime di "duopolio" che consente, nell'ambito locale, la coesistenza del marchio preusato e di quello successivamente registrato.

Si tratta della pronuncia emessa con ordinanza n. 34531, depositata il 27 dicembre 2019, riguardante la tutela del marchio JACK DANIEL'S per prodotti di abbigliamento.

La Jack Daniel's Properties, Inc., produttrice ed esportatrice di whisky e titolare del marchio JACK DANIEL'S, depositato in Italia sin dal 1979, per i prodotti ricompresi nella classe 33 (bevande alcoliche), dall'anno 1990 estendeva la tutela del predetto marchio ad ulteriori classi merceologiche, tra le quali la 25 (prodotti di abbigliamento), depositando, a tal fine diversi marchi nazionali e comunitari.

Agli inizi del 2002, la Jack Daniel's veniva a conoscenza del fatto che Franco Cecchi aveva registrato a suo nome, senza alcuna autorizzazione, il marchio JACK DANIEL'S per prodotti delle classi 18 e 25 (borse ed altri prodotti in cuoio, prodotti di abbigliamento). Tale registrazione, scaduta il 24 settembre 2000, non era stata più depositata dal Cecchi. E tuttavia, la società produttrice veniva a scoprire, successivamente, che nel negozio di abbigliamento Jack Daniel Store di Rocco Piccolo, sito in Roma, venivano detenuti e commercializzati capi di abbigliamento recanti il marchio JACK DANIEL'S, al medesimo forniti dalla Manifatture Montecarlo s.r.l., della quale risultava amministratore Franco Cecchi.

Nel luglio 2005, la Jack Daniel's Properties, Inc. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, la Manifatture Montecarlo s.r.l. e Rocco Piccolo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della contraffazione dei marchi JACK DANIEL'S.

Il Tribunale adito rigettava la domanda della società attrice.

La Jack Daniel's Properties, Inc. impugnava la sentenza di primo grado, ma la Corte d’appello fiorentina rigettava il gravame, ritenendo che sussistesse a favore di Franco Cecchi un diritto di preuso, risalente al 1986, e dunque ad epoca precedente il primo deposito, da parte della società statunitense, del marchio JACK DANIEL'S nel settore dell'abbigliamento, risalente al 2 luglio 1990, e che tale diritto avrebbe potuto essere legittimamente proseguito dal preutente, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

Giunta la controversia in cassazione, gli Ermellini con l'ordinanza in esame hanno respinto il ricorso proposto dalla Jack Daniel's Properties, Inc. nei confronti del Fallimento della Manifatture Montecarlo s.r.I., dichiarato nelle more del giudizio di appello, di Franco Cecchi e di Rocco Piccolo.

Tra i motivi d’impugnazione sollevati, in particolare, la Jack Daniel's Properties, Inc. denuncia la violazione degli artt. 2909 cod. civ., 112 cod. proc. civ., e/o dell'art. 12 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod. proc. civ..

La società ricorrente - muovendo dal rilievo secondo cui il giudice di primo grado avrebbe accertato la mancanza di notorietà del preuso del marchio JACK DANIEL'S da parte di Franco Cecchi, fin dal 1986, ossia da epoca precedente il primo deposito, da parte della società statunitense, del marchio JACK DANIEL'S nel settore dell'abbigliamento - censura la sentenza di appello nella parte in cui, rigettando il primo motivo di gravame proposto dalla Jack Daniel's, avrebbe violato il giudicato interno su detta mancanza di notorietà del preuso, atteso che gli appellati Cecchi e Piccolo non avrebbero in alcun modo impugnato, con ricorso incidentale, tale statuizione.

La Corte territoriale sarebbe incorsa, altresì, nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., essendosi pronunciata oltre le domande delle parti, atteso che nessuna di esse "aveva domandato alla Corte di accertare che il preuso accertato in primo grado avesse una qualsivoglia notorietà". Se il giudice di secondo grado avesse, invece, correttamente applicato l'accertamento operato dal Tribunale, avrebbe dovuto accogliere il primo motivo di appello proposto dalla Jack Daniel's, negando - in riforma, sul punto, del decisum del primo giudice - il riconoscimento del diritto al preuso in assenza di notorietà.

Secondo la ricorrente, qualora si volesse leggere la pronuncia di appello nel senso di avere dato rilevanza - seguendo l'impostazione del Tribunale - ad un preuso privo di notorietà, la Corte territoriale risulterebbe essere incorsa in una palese violazione dell'art. 12 c.p.i.", non potendo il preuso, privo di una qualsiasi notorietà, ricevere tutela ai sensi della norma indicata.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso ricordando innanzitutto che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a) (nel testo previgente, lett. b) del D.Lgs. n. 30 del 2005):

"Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. [...] L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione".

Il preuso di un marchio di fatto con notorietà nazionale comporta tanto il diritto all'uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l'invalidità del marchio successivamente registrato ad opera di terzi, venendo in tal caso a mancare (fatte salve specifiche, e limitate ipotesi, previste dalla legge) il carattere della novità, che costituisce condizione per ottenerne validamente la registrazione (Cass., 02/11/2015, n. 22350; Cass., 01/02/2018, n. 2499; Cass., 31/05/2019, n. 14925). Per converso, il preuso che non importi notorietà di esso, o che importi una notorietà puramente locale, non esclude, ai sensi della disposizione succitata, la novità del marchio successivo e, quindi, la possibilità che il medesimo costituisca oggetto di registrazione. E tuttavia, quando si verifichi la seconda delle evenienze menzionate dall'art. 12 del D.Lgs. n. 30 del 2005, il preuso locale di un marchio non registrato conferisce al titolare del segno il diritto di continuare ad utilizzarlo, per lo stesso genere di prodotto, nell'ambito dell'uso fattone, senza tuttavia che il preutente abbia anche il diritto di vietare a colui che successivamente registri il marchio di farne anch'egli uso nella zona di diffusione locale. In siffatta ipotesi, invero, viene a configurarsi una sorta di regime di "duopolio", atto a consentire, nell'ambito locale, la coesistenza del marchio preusato e di quello successivamente registrato (Cass., 27/03/1998, n. 3236; Cass., 28/02/2006, n. 4405).

Esaminando il caso di specie, secondo la Cassazione, i giudici del merito hanno correttamente applicato i predetti principi, non incorrendo, nelle violazioni di legge denunciate dalla ricorrente.

Il punto della decisione di primo grado, oggetto del primo motivo di appello della Jack Daniel's, e riportato nella sentenza di appello e negli atti di parte del presente giudizio, è, invero, del seguente tenore: "In sostanza risulta essersi trattato di una commercializzazione che si è attuata soprattutto nell'ambito della vendita ambulante e solo limitatamente nell'ambito di taluni negozi e che certamente, in assenza di qualsiasi attività pubblicitaria, non ha conferito notorietà al marchio in questione. Può quindi essere escluso pertanto che il preuso dedotto dalle parti convenute infici la validità dei marchi di parte attrice; resta però il fatto che il preuso dedotto risulta provato e che pertanto lo stesso può essere legittimamente proseguito ai sensi dell'art. 12 c.p.i.".

La Corte d'appello ne ha tratto - correttamente - la conclusione che il primo giudice avesse chiaramente inteso escludere che il preuso del marchio JACK DANIEL'S da parte di Franco Cecchi, per la mancanza di una notorietà nazionale ("commercializzazione che si è attuata soprattutto nell'ambito della vendita ambulante e solo limitatamente nell'ambito di taluni negozi") "possa inficiare la validità dei marchi dei quali è titolare l'attrice [Jack Daniel's statunitense], cosa che invece avverrebbe ove la notorietà del segno avesse oltrepassato l'ambito locale".

In altri termini, la mancanza di notorietà accertata dal primo giudice - a giudizio della Corte territoriale - è riferibile al solo difetto di notorietà nazionale, poiché altrimenti, la tutela del preuso non avrebbe potuto essere riconosciuta ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 30 del 2005, ossia mediante prosecuzione dell'utilizzo del marchio, nei limiti della diffusione locale, ma consentendo anche al titolare del marchio successivamente registrato di utilizzare lo stesso nel medesimo ambito. La notorietà nazionale del preuso avrebbe, per vero, comportato il difetto di novità e, quindi, l'invalidità del marchio JACK DANIEL'S successivamente registrato, ed il diritto all'uso esclusivo dello stesso da parte del preutente Franco Cecchi.

Dal momento che il preuso era rimasto noto solo a livello locale, si erano venute, invece, a verificare, nella specie, le condizioni per l'attuazione di quel regime di "duopolio", del quale è menzione nelle succitate decisioni.

Non avrebbe potuto essere accordata, dunque, ad avviso del giudice di appello, tale tutela del preuso, se lo stesso non avesse rivestito quanto meno il carattere di una notorietà limitata all'ambito locale, giacchè l'assenza totale di notorietà del preuso - mentre non avrebbe certamente escluso la novità e, quindi, la validità della successiva registrazione del marchio - non avrebbe potuto, per contro, consentire quella "continuazione" dell'utilizzazione locale, "anche ai fini della pubblicità", che, a tenore dell'art. 12, primo comma del D.Lgs. n. 30 del 2005, e stando all'indirizzo di legittimità succitato, presuppone comunque una, sia pure limitata, notorietà del preuso.

Alla stregua dei rilievi che precedono, va, pertanto, escluso che la pronuncia di appello si sia posta in violazione del giudicato interno o che sia incorsa nel vizio di ultrapetizione, atteso che entrambe le pronunce, di primo e di secondo grado, hanno escluso la sussistenza di una notorietà nazionale del preuso del marchio in contestazione da parte di Franco Cecchi, affermando l'esistenza di una notorietà in ambito esclusivamente locale. Né tanto meno, per le ragioni suesposte, può ravvisarci nell'impugnata sentenza, la dedotta violazione dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 30 del 2005.