Effetti della sentenza "IP Translator" della Corte UE sulle registrazioni nazionali e comunitarie dei marchi

Il Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà industriale, con comunicato del 2 febbraio 2014, ha ricordato quanto disposto dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza "IP Translator" del 19 giugno 2012 (causa C-307/10), la quale si è così pronunciata:

La direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretata nel senso che essa esige che i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il marchio siano identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, su questa sola base, di determinare la portata della tutela conferita dal marchio.

La direttiva 2008/95 deve essere interpretata nel senso che essa non osta all’impiego delle indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di cui all’articolo 1 dell’Accordo di Nizza, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, adottato nella conferenza diplomatica di Nizza il 15 giugno 1957, riveduto da ultimo a Ginevra il 13 maggio 1977 e modificato il 28 settembre 1979, al fine di identificare i prodotti e i servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il marchio, purché siffatta identificazione sia sufficientemente chiara e precisa.

Colui che richiede un marchio nazionale utilizzando tutte le indicazioni generali del titolo di una classe specifica della classificazione di cui all’articolo 1 dell’Accordo di Nizza per identificare i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio deve precisare se la sua domanda verta su tutti i prodotti o i servizi repertoriati nell’elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi o solo su taluni di tali prodotti o servizi. Laddove la domanda verta unicamente su taluni di tali prodotti o servizi, il richiedente ha l’obbligo di precisare quali prodotti o servizi rientranti in detta classe sono presi in considerazione.

Tale pronuncia ha avuto degli effetti rilevanti sulle procedure di registrazione comunitarie e nazionali dei marchi quanto all’indicazione dei prodotti e servizi, tanto che l'UAMI e gli Uffici Marchi dell'UE, tra cui l’Italia, hanno emanato due comunicazioni:

- con la prima comunicazione sono fornite indicazioni sull'interpretazione della sentenza "IP Translator" rispetto alla prassi precedentemente utilizzata;

- con la seconda comunicazione l’UAMI e gli Uffici Marchi dell’UE hanno esposto la loro posizione alla luce di una revisione condotta delle voci che compaiono nelle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza, al fine di determinare quali di esse siano sufficientemente “chiare e precise”. In base a tale revisione, 11 voci non sono state ritenute né chiare né precise. Di conseguenza, l’UAMI e gli Uffici dei 27 paesi che hanno collaborato al riguardo hanno concordato di non poter accettare dette 11 voci senza ulteriori specificazioni. Le rimanenti indicazioni sono state invece ritenute accettabili.

Secondo quest'ultima comunicazione, l’attuazione della nuova prassi da parte degli Uffici Marchi dell'UE avviene entro 3 mesi dalla data di pubblicazione della comunicazione stessa, ma in casi eccezionali tale periodo può essere prorogato di altri 3 mesi (per ciascun ufficio sarà indicata la data di attuazione); potrebbe tuttavia accadere che alcuni uffici ritardino l'attuazione per obblighi giuridici.

Al tal riguardo, l’UIBM ha fatto presente che non è in grado di uniformarsi alla nuova prassi a causa delle restrizioni informatiche cui è costretta la divisione marchi nello svolgimento della procedura di esame. Pertanto, fino all’introduzione del nuovo sistema informatico l’UIBM non ritiene di poter applicare quanto concordato nella comunicazione in questione, ciò che richiederà ancora diversi mesi di tempo.