Banksy e la sua opera “Il lanciatore di fiori” sono tornati dinanzi all’EUIPO: strategia di deposito del marchio UE utilizzata per eludere l'obbligo di dimostrare l'uso effettivo del marchio

La Divisione di Annullamento dell’EUIPO con una recente decisione è tornata a pronunciarsi sull’opera di street art “Il lanciatore di fiori” dell’artista inglese Banksy, in una controversia che vede contrapposte la Pest Control Office Ltd., società di diritto istituita da Banksy per autenticare le sue opere con l’obiettivo di tutelare i prodotti artistici a maggior rischio di falsificazione, e la Full Colour Black, un’azienda del North Yorkshire produttrice di biglietti d’auguri ispirati all’arte urbana.

In data 30 novembre 2020 la ricorrente, la Full Colour Black, ha depositato istanza di dichiarazione di nullità nei confronti della Pest Control Office Ltd. avente ad oggeto il marchio UE figurativo  n. 18 118 853, depositato il 30 agosto 2019 e registrato il 22 maggio 2020:

La domanda di nullità è stata diretta contro tutti i prodotti e servizi coperti dal marchio UE, vale a dire:

Classe 2: Vernici in vendita in contenitori aerosol; vernice spray; vernici.

Classe 9: Dischi, nastri e altri supporti preregistrati contenenti immagini elettroniche relative all'arte e alla cultura giovanile; Dischi, nastri e altri supporti preregistrati contenenti materiale relativo all'arte e alla cultura giovanile; File di immagini scaricabili contenenti riproduzioni elettroniche di opere d'arte; caschi antisommossa; coperture e custodie per tablet; giubbotti anti-pugnalato; Software in materia di arte e cultura giovanile; Pubblicazioni scaricabili, libri, riviste, giornali, film e registrazioni sonore in materia di arte e cultura giovanile; Custodie e custodie per telefoni cellulari; Dischi, nastri e altri supporti preregistrati contenenti film riguardanti l'arte e la cultura giovanile.

• Classe 16: Stampe d'arte; opere d'arte; collage; dipinti; figurine in cartone; figurine in carta; figurine in cartapesta; immagini; riproduzioni di dipinti; quadri incorniciati; stampe di immagini
• Classe 18: Borsette
• Classe 19: Statue e sculture in pietra, cemento o marmo
• Classe 24: Arazzi
• Classe 25: Abbigliamento, calzature e cappelleria
• Classe 27: Arazzi; tappeti
• Classe 28: Giochi, giocattoli e giocattoli. Banksy ha affermato che "il copyright è per i perdenti" e che il pubblico è moralmente e legalmente libero di riprodurre, modificare e utilizzare in altro modo qualsiasi opera protetta da copyright
• Classe 41: Pubblicazioni, libri, riviste e periodici elettronici non scaricabili riguardanti l'arte e la cultura giovanile; Fornitura di immagini on-line non scaricabili in materia di arte e cultura giovanile; Fornitura di video e film non scaricabili in materia di arte e cultura giovanile; attività culturali legate all'arte e alla cultura giovanile; Fornitura di contenuti audio on-line non scaricabili in materia di arte e cultura giovanile; esibizione artistica
• Classe 42: Servizi su commissione di artisti, ovvero servizi di progettazione di opere d'arte e di arti grafiche; Servizi di arti grafiche; progettazione di opere d'arte

La Full Colour Black ha invocato l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c)., RMUE nonché l’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

La ricorrente sostiene che il marchio di cui è stata chiesta ed ottenuta la tutela è l'esatta riproduzione di una delle opere dell'artista di strada Banksy e il titolare registrato è l'ente che si occupa delle questioni di Banksy. La riproduzione è probabilmente la più iconica e famosa delle sue opere ed è anche un'opera che è stata riprodotta da un gran numero di terzi come decorazione per articoli di merce e come oggetto di "supporti multimediali" come i poster e opere grafiche. Il titolare non ha fatto uso del marchio, le sue attività lo precludono e Banksy ha sempre e solo riprodotto l'opera come opera d'arte.

Quanto al motivo di malafede, la ricorrente sostiene che il marchio contestato è identico al marchio UE n. 12 575 155 che era stato registrato in precedenza per prodotti identici, ad eccezione di alcuni nuovi prodotti e servizi delle classi 9, 16 e 41. Ritenuto che questo marchio anteriore fosse divenuto vulnerabile alla cancellazione per motivi di non utilizzo alla data stessa del deposito del marchio contestato, tale marchio deve essere considerato una domanda ripetuta intesa ad evitare il rilascio della prova dell'uso.

Pertanto, alla luce delle predette considerazioni, secondo la ricorrente, lo scopo della registrazione del marchio UE era quello di impedire l'uso continuato dell'opera già autorizzata e di eludere la legge sul diritto d'autore o le disposizioni della legge statunitense sui marchi. In particolare, la ricorrente sostiene che:

• l'opera oggetto della registrazione è un'opera di graffiti realizzata in un luogo pubblico che poteva essere fotografata gratuitamente dal grande pubblico e che ha avuto un'ampia diffusione;
• Banksy ha consentito alle parti di diffondere il suo lavoro e ha persino fornito versioni ad alta risoluzione del suo lavoro sul suo sito web e ha invitato il pubblico a scaricarle e produrre i propri articoli. Nel suo libro "Wall and Piece", Banksy ha affermato che "il copyright è per i perdenti" e che il pubblico è moralmente e legalmente libero di riprodurre, modificare e utilizzare in altro modo qualsiasi opera protetta da copyright imposto loro da terzi. Banksy sa da anni che le sue opere sono ampiamente fotografate e riprodotte su scala massiccia e capillare da una serie di soggetti terzi senza che vi sia alcun legame commerciale tra questi soggetti e Banksy. Inoltre, egli sa che i prodotti e servizi specifici per i quali ha ottenuto la registrazione comprendono o includono gli articoli che sono stati oggetto di questo commercio esteso;
• Banksy non utilizza come marchio nessuna delle immagini per le quali è stata chiesta la registrazione, compreso il marchio in causa. La domanda di registrazione presentata è un tentativo di monopolizzare queste immagini a tempo indeterminato, contrariamente alle disposizioni della legge sul diritto d'autore. La registrazione dei marchi evita oneri probatori relativi ad accuse di violazione di copyright e all'acquisizione di marchi registrati negli Stati Uniti d'America.

Per quanto riguarda gli altri motivi di nullità su cui si basa la domanda, vale a dire l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, la ricorrente sostiene che l'opera d'arte in questione non è registrabile come un marchio in quanto appare immediatamente come una mera opera d'arte.

La Pest Control Office Ltd, titolare del marchio, sostiene che il richiedente non ha presentato prove sufficienti per dimostrare che il marchio UE è stato depositato in malafede o che è descrittivo e/o non distintivo. In particolare, con specifico riferimento all'asserita malafede nel deposito del marchio impugnato, il titolare sostiene che:

• al momento del deposito il titolare intendeva utilizzare il marchio contestato e lo ha successivamente utilizzato come marchio;
• la motivazione commerciale del titolare alla base del deposito del marchio contestato non era quello di evitare l'obbligo di dimostrare l'uso effettivo ma, invece, di garantire la protezione del marchio per un segno che si stava preparando ad utilizzare. A causa del rischio di cancellazione della registrazione precedente sulla base di impedimenti assoluti, non sorprende che il titolare abbia cercato di istituire una protezione del marchio per un segno che intendeva utilizzare come marchio. Inoltre, il marchio contestato non può essere considerato una domanda ripetuta dato che esistono alcune differenze tra le specifiche dei prodotti e servizi del marchio contestato e quelle del marchio precedente. Infatti, i prodotti ed i servizi inclusi nel marchio contestato sono stati mirati a rappresentare i prodotti ed i servizi sui quali il titolare aveva intenzione di utilizzare il marchio;
• contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, le prove non dimostrano che Banksy abbia dato libero sfogo al grande pubblico nell'utilizzo dei suoi diritti d'autore;
• le registrazioni dei marchi e il diritto d'autore non si escludono a vicenda. Di fatto, il copyright persisterà nella maggior parte delle registrazioni di immagini, dispositivi e marchi stilizzati. Tuttavia, prevedono diversi diritti e rimedi che danno alle parti l'opportunità di scegliere di far valere il diritto appropriato per la violazione che si verifica;
• esistono molte opere d'arte registrate come marchi nell'UE ed il titolare ne fornisce esempi e sostiene che è pratica comune utilizzare tali opere come marchi per scopi commerciali;
• le argomentazioni relative alle registrazioni statunitensi non sono rilevanti ai fini del presente caso.

Con la decisione del 21 dicembre 2023 (N. 47 807 C), la Divisione di Annullamento dell’EUIPO ha disposto che il ricorso proposto dalla Full Colour Black è parzialmente accolto sulla base dei seguenti motivi.

Sono innanzitutto richiamati i principi che disciplinano il diritto dei marchi dell'Unione Europea ed, in particolare, la norma relativa alla prova dell'uso di tali marchi. Sebbene dall’articolo 9, paragrafo 1, RMUE risulti chiaramente che la registrazione di un marchio UE conferisce al titolare diritti esclusivi, dal considerando 24 del RMUE emerge che non vi è alcuna giustificazione per tutelare i marchi UE salvo il caso in cui i marchi siano effettivamente utilizzati. Un marchio UE non utilizzato potrebbe ostacolare la concorrenza limitando la gamma di segni che possono essere registrati come marchi da altri e negando ai concorrenti la possibilità di utilizzare quel marchio o uno simile quando immettono sul mercato interno beni o servizi identici o simili a quelli contraddistinti dal marchio in questione.

Di conseguenza, il mancato uso di un marchio UE rischia anche di limitare la libera circolazione di beni e servizi (sentenze 19/12/2012, C-149/11, Onel/Omel, § 32; 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, § 50).

La ratio legis del requisito secondo cui un marchio deve essere stato oggetto di un uso effettivo per essere tutelato ai sensi del diritto dell'Unione è che l'iscrizione di un marchio UE nel registro dell'EUIPO non può essere considerata un deposito strategico e statico che conferisce ad un titolare inattivo un monopolio legale per un periodo illimitato. Al contrario, tale registro deve riflettere fedelmente ciò che le imprese effettivamente utilizzano sul mercato per distinguere i propri beni e servizi nella vita economica. Dai principi che disciplinano il diritto dei marchi dell'Unione europea e dalle norme relative alla prova dell'uso risulta quindi che, sebbene al titolare di un marchio sia conferito un diritto esclusivo, tale diritto esclusivo può essere tutelato solo se, alla scadenza del termine di cinque anni anno di grazia, il titolare è in grado di dimostrare l'uso effettivo del suo marchio. Un siffatto sistema concilia gli interessi legittimi del titolare del marchio, da un lato, e quelli dei suoi concorrenti, dall’altro (sentenza 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021: 211, § 55)

Sebbene il re-deposito di un marchio non sia di per sé vietato, resta il fatto che tale deposito, effettuato al fine di evitare le conseguenze comportate dal mancato uso di marchi anteriori, può costituire un elemento rilevante idoneo a dimostrare la malafede la parte della persona che ha depositato tale marchio (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, § 27, 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, § 57)

Un comportamento ripetitivo può essere indice di malafede se rivela un'intenzione contraria ad un comportamento commerciale accettabile, ad esempio l'intenzione di eludere il sistema di registrazione. Quando il titolare del marchio dell’Unione Europea presenta domande ripetute per lo stesso marchio con l’intento di evitare le conseguenze della decadenza per mancato uso del marchio UE anteriore, in tutto o in parte, agisce in malafede (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, § 27).

Il periodo di grazia di 5 anni concede al titolare un lasso di tempo ragionevole durante il quale preparare e poi lanciare una gamma di prodotti o servizi con un marchio specifico senza doversi preoccupare, durante tale periodo, se i criteri per l'uso effettivo stabiliti nell'art. RMUE sono stati soddisfatti (13/02/2014, R 1260/2013-2, KABELPLUS / CANAL PLUS et al., § 18; 22/07/2019, R 1849/2017-2, MONOPOLY, § 47).

Detenere una registrazione, non utilizzarla, rinunciarvi dopo cinque anni e presentare una nuova domanda allo scopo di ottenere un nuovo periodo di cinque anni, prolunga artificialmente il periodo di grazia di cinque anni, in definitiva all'infinito, poiché questo modello potrebbe essere ripetuto con una frequenza immaginabile (15/11/2011, R 1785/2008-4, PATHFINDER / MARS PATHFINDER, § 19; 22/07/2019, R 1849/2017-2, MONOPOLY, § 48). Come correttamente sostenuto dalla richiedente, il marchio contestato è stato depositato il 30 agosto 2019 che corrisponde alla scadenza del periodo di grazia del MUE n. 12 575 155 (il primo marchio) registrato il 29 agosto 2014. Avendo riguardo ai prodotti e servizi contraddistinti dal primo marchio, la Divisione di Annullamento dell'EUIPO osserva che la maggior parte dei prodotti e servizi contestati sono rigorosamente identici a quelli del primo marchio.

Le circostanze sopra menzionate relative alla domanda del marchio contestato, nonché la cronologia degli eventi successivi, indicano che la strategia di deposito del titolare del marchio dell'Unione Europea è stata utilizzata con l'intenzione di eludere l'obbligo di dimostrare l'uso effettivo del marchio. Tale comportamento non può essere considerato un'attività commerciale legittima avente una logica commerciale giustificabile ma, al contrario, è incompatibile con gli obiettivi perseguiti dal RMUE e può essere considerato un "abuso del diritto" (per analogia, sentenza 07/07/2016, T-82/14, LUCEO,§ 52, 22/07/2019, R 1849/2017-2, MONOPOLY, § 78.

Se è vero che non vi è alcun obbligo per il richiedente di un marchio UE di dichiarare o dimostrare la propria intenzione di utilizzare un marchio al momento del deposito, non vi è nemmeno alcuna giustificazione per proteggere i marchi a meno che non siano effettivamente utilizzati sul mercato secondo i requisiti di utilizzo effettivo prescritti dalla normativa pertinente (nazionale/UE). Pertanto, le registrazioni volte ad impedire che terzi registrino o utilizzino in futuro diritti identici/simili per beni e/o servizi identici/simili (in relazione a tutti o ad alcuni dei beni e/o servizi individuati), senza alcuna onesta logica commerciale, può essere indicatore di un'intenzione disonesta (sentenza 29/09/2021, T-592/20, Agate/Agate, § 69) e pertanto considerato effettuato in malafede.

Tutte queste circostanze implicano che l’intenzione del titolare del marchio dell’Unione Europea era effettivamente quella di trarre vantaggio dalle norme sul marchio UE creando artificialmente la situazione in cui non avrebbe dovuto dimostrare l’uso effettivo del suo marchio per i prodotti e servizi contestati che sono identici a quelli coperti dalla sua precedente, identica registrazione di marchio UE.

Tenendo conto di tutte le circostanze di fatto rilevanti nel caso di specie, la Divisione di Annullamento dell'EUIPO conclude che il deposito della domanda di marchio dell’Unione Europea contestato, nella misura in cui comprende i prodotti e i servizi già coperti da una precedente registrazione di marchio UE, è stato effettuato senza alcuna logica commerciale e quindi in malafede.

Per quanto riguarda i restanti prodotti e servizi contestati che non sono strettamente identici a quelli coperti dal marchio anteriore, la Divisione di Annullamento ritiene che la malafede non sia stata provata, per cui la richiesta di dichiarazione di nullità deve essere respinta (per analogia, 18/05/2023, R 836/2022-4, Cayenne, § 69).