La valutazione in concreto della debolezza del marchio e la comparazione tra i segni sono riservate al giudice di merito: essa è censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione

La prima sezione civile della Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata sul giudizio di confondibilità tra marchi a seguito dell'impugnazione della  sentenza emessa dalla Commissione dei ricorsi contro il provvedimento dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Con sentenza n. 61/2018, depositata il 24 settebre 2018, la Commissione dei ricorsi ha deciso di accogliere il ricorso presentato da Pirelli Tyre contro la decisione dell'UIBM che aveva accolto l'opposizione di ICE IP SA riguardo ai marchi comunitari "Ice" e "Ice Car". Questi marchi erano registrati per prodotti e servizi appartenenti alle classi 12, 28, 35, 41 e Pirelli Tyre aveva presentato una domanda di registrazione del marchio "Ice Zero" per contraddistinguere prodotti della classe 12 "pneumatici". L'UIBM aveva stabilito che i tre marchi anteriori avevano una protezione estesa a tutti i prodotti/servizi della stessa classe e che il marchio di Pirelli Tyre mancava di novità a causa dell'identità della parola "Ice". La Commissione dei ricorsi, invece, ha affermato che i marchi anteriori non avevano una protezione estesa in tal modo e che il marchio di Pirelli Tyre era caratterizzato dalla parola "Ice Zero" che lo differenziava da quelli precedenti. Di conseguenza, il ricorso di Pirelli Tyre è stato accolto dalla Commissione.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha deciso di ricorrere per cassazione contro la sentenza della Commissione di ricorso lamentando, nel merito, quanto segue:

• con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 12, 13, 15, 20 e 25 D.Lgs. 30/2005 per illegittima applicazione della sentenza della Corte di Giustizia 19/6/2012, C-307/10, e conseguente violazione della Direttiva 2008/95/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/10/2008, dovendosi rilevare che la Corte di Giustizia, al punto 61 della citata sentenza, aveva espressamente escluso la portata retroattiva della pronuncia, che i requisiti di chiarezza e precisione imposti dalla Direttiva 2008/95/CE non riguardavano i titolari di un marchio già registrato anteriormente, ma solo i richiedenti di nuovi marchi, cosicché non era richiesta per i marchi già registrati alcuna precisazione, essendo sufficiente la semplice indicazione dell’intestazione della classe 12 per estendere la tutela dei marchi a tutti i prodotti ricompresi nella medesima Classe;
• con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 12, 13, 15, 20, 25 e 175 D.Lgs. 30/2005, per errata considerazione dei settori merceologici dei prodotti in comparazione, ai fini della valutazione dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi, ai sensi dell’art. 12, commi 1, lett. e) e d) D.Lgs. 30/2005, in quanto il confronto tra i prodotti/servizi doveva basarsi su ciò che è indicato nei rispettivi elenchi dei prodotti/servizi risultanti dall’attestato di registrazione, per il marchio anteriore (e, nella specie, l'opponente aveva posto a base dell’opposizione i prodotti della classe 12, il cui titolo è «veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici», non quelli della classe 14, orologi e la richiedente Pirelli Tyre non aveva avanzato richiesta all’Ufficio «di prova dell’uso»), e dalla domanda di registrazione, per il marchio contestato, e quindi non era corretto il riferimento, nel giudizio di comparazione tra i segni, ai prodotti o servizi effettivamente commercializzati con i marchi in conflitto;
• con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 12, 13, 15, 20, 25 e 178 D.Lgs. 30/2005, per erroneo svolgimento del giudizio di confondibilità tra i marchi in comparazione.

La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza 26 febbraio 2024, n. 5106, esaminato il caso di specie, ha affermato che la sentenza impugnata è fondata su due distinte rationes decidendi, l'esito del giudizio di comparazione tra i prodotti e l'esito di quello sulla confondibilità dei segni distintivi. Da tanto deriva che la non accoglibilità di una delle censure inerenti ad una ragione della decisione comporta il rigetto del ricorso, a prescindere dalla valutazione delle questioni inerenti all’altra autonoma ragione di decisione.

Ciò accade nel caso in esame, appunto, laddove il terzo motivo, secondo la Suprema Corte, che contesta la valutazione in concreto della debolezza del marchio e, più in generale, la comparazione in concreto tra i segni, ai fini della valutazione di confondibilità, è inammissibile, atteso che tale apprezzamento di fatto è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione (ex multis, Cass. n. 6382/2017, Cass. n. 4405/2006), nella specie però non articolato dal ricorrente.

In conclusione, la Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Ministero delle Imprese e del Made in Italy a rifondere alla Pirelli Tyre s.p.a. le spese della fase di legittimità del giudizio.