Rischio di confusione tra marchi: la tutela più ampia dei marchi con un carattere distintivo elevato

La quinta commissione di ricorso dell'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale) ha recentemente annullato una decisione adottata dalla divisione di opposizione ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, seconda frase, RMUE, chiedendo alla divisione di opposizione di valutare nuovamente il rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

Nel caso di specie era stata chiesta la registrazione come marchio figurativo UE del segno "G&G FOOT WEAR" per i seguenti prodotti:

• Classe 24: tessuti; materiali per filtrare in tessuto; tessuti e sostituti per prodotti tessili.
• Classe 25: calzature.
• Classe 26: accessori per abbigliamento, articoli per cucire e per decorazioni in tessuto.

Tuttavia, nell'ottobre 2021, la Dolce & Gabbana Trademarks S.r.l. ha presentato dinanzi all'EUIPO un’opposizione alla registrazione del marchio suddetto per tutti i prodotti indicati sulla base del marchio figurativo UE "D&G" . L’opposizione si fondava sul motivo previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. 

Nel dicembre 2023, la divisione di opposizione respingeva totalmente l’opposizione, in quanto riteneva non sussistere un rischio di confusione. Tale decisione è stata impugnata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, la quale, con decisione del 25 settembre 2024, procedimento R 269/2024-5, ha accolto il ricorso proposto annullando il provvedimento adottato in sede di opposizione e fornendo alcuni chiarimenti in merito alla valutazione del rischio di confondibilità tra marchi.

Secondo una giurisprudenza consolidata, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto maggiore è il carattere distintivo del marchio anteriore (CGUE 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, § 24). Dunque, i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (CGUE 29/09/1998, C-39/97, Canon, § 18)

Al fine di valutare se un marchio anteriore abbia acquisito un carattere distintivo accresciuto attraverso l’uso, occorre prendere in considerazione in particolare:

• le qualità intrinseche del marchio, ivi compreso il fatto che esso sia o meno privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, 
• la quota di mercato detenuta dal marchio, 
• l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, 
• l'entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo,
• la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali (CGEU 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, § 23).

Con riferimento al caso in esame, secondo la commissione di ricorso EUIPO, la divisione di opposizione ha errato nell’analisi del carattere distintivo del marchio anteriore. Difatti, come rilevato dalla giurisprudenza, il carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore è un fattore che può essere determinate nell’accertare un rischio di confusione tra i segni in questione.

Pertanto, la commissione ricorso ritiene che la divisione di opposizione dovrà procedere ad una nuova valutazione del caso evidenziando che, nella comparazione tra i segni, l’analisi concettuale del marchio anteriore deve limitarsi al marchio in quanto tale e non può derivare dall’analisi delle prove dell’uso (Tribunale UE 01/09/2021, T‑23/20, the DoubleF (fig.) / The double,§ 110). Il marchio anteriore si compone solamente della sequenza di lettere “D&G” e, solamente dalle prove presentate dall’opponente per dimostrare l’uso del marchio, si evince che la sequenza “D&G” si riferisce all’espressione “DOLCE & GABBANA”. Ciononostante, tale circostanza non assume rilievo nella comparazione tra i segni. Pertanto, non è possibile ascrivere al segno “D&G” il significato “DOLCE & GABBANA”. Inoltre, la divisione di opposizione dovrà condurre un esame esaustivo del rischio di confusione tra i segni, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, e in particolare del principio di interdipendenza tra il grado di somiglianza dei segni e quello dei prodotti e servizi rilevanti da questi rivendicati, nonché del carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore, e degli argomenti presentati dalla richiedente sull’asserita coesistenza tra i marchi in conflitto.