Motoseghe a colori

Di motoseghe ce ne sono di tutti i colori, compresi l’arancione e il grigio:

 

 

Qualcuno, però, ha avuto l’idea di contraddistinguere i propri prodotti con la seguente combinazione dei colori grigio-arancio,

facendone oggetto di una domanda di marchio comunitario. Un concorrente si è opposto, deducendone la nullità.

Ne è nata la controversia che il TGUE (TGUE T-193/18, 24/03/2021) ha deciso con una sentenza che consente di fare il punto attuale sulla registrabilità dei marchi di combinazione di colori. La sentenza fa riferimento al Regolamento (UE) n. 40/94 anteriore al vigente Regolamento (UE) 2017/1001, ma la cosa non fa differenza perché è bene dire subito – a scanso di equivoci – che l’abolizione della condizione della rappresentazione grafica introdotta dalla Novella non significa affatto che la descrizione non debba essere pur sempre chiara, precisa, completa, facilmente accessibile ed intelligibile (come dalla famosa sentenza SIECKMAN, CGUE-273/00).

La registrazione del marchio, infatti, ha lo scopo di renderlo accessibile alle autorità competenti e al pubblico, in particolare agli operatori economici, che, dal canto loro, devono poter accertare con chiarezza e precisione le iscrizioni effettuate o le richieste d’iscrizione fatte dai loro concorrenti attuali o potenziali e beneficiare così di informazioni rilevanti sui diritti di terzi. Questa rappresentazione deve anche escludere qualsiasi elemento di soggettività nel processo d’identificazione e percezione del segno (§ 28). La rappresentazione, quindi, deve comunque rispettare quelle esigenze di chiarezza e leggibilità anche nel regime vigente novellato.

Ciò premesso, il punto di partenza, evidentemente, è costituito dal leading case HEIDELBERGER BAUCHEMIE (C-49/02, 24/06/2004). Che i colori, e le loro combinazioni, siano segni registrabili come marchi è normativamente previsto e del pari pacifico, anche se la loro percezione può risultare più difficile (cfr. sentenza LIBERTEL, CGUE 104/01, 06/05/2003). Nella sentenza HEILDELBERG – specifica in tema di combinazione di colori – si è precisato che una rappresentazione astratta e senza contorno deve includere una disposizione sistematica che associ i colori interessati in modo predeterminato e costante. La semplice giustapposizione di due o più colori senza forma o contorno o la menzione di due o più colori "in qualsiasi forma concepibile", comporterebbe l’impossibilità per il consumatore di apprendere e memorizzare una particolare combinazione che potrebbe utilizzare per ribadire, con certezza, un'esperienza di acquisto. Né consentirebbero alle autorità competenti e agli operatori economici di conoscere l'ambito dei diritti protetti del proprietario del marchio (HEILDELBERG, § 33 a 35).

Che i colori combinati siano accompagnati dai codici di riferimento internazionali, (RAL 2010) e (RAL 7035) come nella fattispecie, non ha rilevanza, se non viene superata la denunciata carenza nella rappresentazione della combinazione stessa.

Tuttavia, è pur vero che la disciplina regolamentare del marchio comunitario prevede che la domanda di registrazione possa essere accompagnata da una descrizione del marchio che nel caso in esame suona così: "La parte superiore dell'alloggiamento della motosega è arancione e la parte inferiore dell'alloggiamento della motosega è grigia". Tutto qui. Ma il Tribunale ha ritenuto che l’EUIPO nella decisione impugnata non ne abbia tenuto conto a sufficienza. Nella giurisprudenza corrente si è sempre un po’ snobbato questa descrizione, data, probabilmente, la sua natura facoltativa. Ciononostante, già in tempi non sospetti e governati dal regime della rappresentazione grafica avevo avuto modo di sottolineare (I nuovi marchi, 2002) che nei marchi di colore non poteva prescindersi dalla manifestazione di volontà espressa dal richiedente nella descrizione che eventualmente accompagnava la domanda e che poteva risultare sufficiente anche se configurata in termini meramente verbale.

E’ solo negli anni recenti che la giurisprudenza comunitaria ha riconosciuto l’importanza e il ruolo della descrizione nel processo interpretativo della domanda di registrazione dei marchi di colore per sè o nella loro combinazione (Combinazione di colori blu e argento, T-101/15 e T-102/15, 30/11/2017, confermata in Appello, §96: "la sua rappresentazione grafica o la descrizione che l’accompagnano devono mostrare le sfumature precise dei colori di cui trattasi, le proporzioni nonché la loro disposizione nello spazio"). Pertanto, afferma perentoriamente il Tribunale, che “una volta che una descrizione è presente nella domanda di registrazione, deve essere esaminata insieme alla rappresentazione grafica” (§33).

Nella fattispecie, la descrizione prevede, come ricordato, che "la parte superiore dell'alloggiamento della motosega è arancione e la parte inferiore dell'alloggiamento della motosega è grigia". Secondo il Tribunale, la descrizione in questione specificherebbe che il marchio assume la forma di una parte di un particolare prodotto, ovvero un carter di motosega e che la parte superiore di detto carter è arancione mentre la parte inferiore è grigia. Tuttavia non viene fornita – almeno come si deduca dalla motivazione – una esemplificazione visiva di come la motosega dovrebbe apparire.

A questo punto che le informazioni fornite dalla descrizione che accompagna la rappresentazione grafica consentono al consumatore di visualizzare “un particolare oggetto, ovvero un alloggiamento per motosega provvisto di due parti, una superiore di colore arancione e una inferiore di colore grigio, e per riconoscerla durante l'atto di acquisto” appare  un’affermazione quanto meno avventurosa. (§39).

Da una ricerca su Internet, figura che la Andreas STIHL AG & Co. KG., appellante, produce, tra l’altro, questa motosega:

e che la combinazione arancio-grigia compare in tutta la linea dei suoi prodotti. Anche se ipotizziamo che questa documentazione sia stata prodotta in causa, di essa il Tribunale non fa alcuna menzione, per cui è inconfutabile, quanto meno, la carenza di motivazione della pronuncia.

Ma il problema è un altro. Tutto si riduce, infatti, alla questione di come  il pubblico rilevante – professionals – reagisce e percepisce il marchio applicato a quel prodotto .

Al riguardo, non si può non considerare che il mercato delle motoseghe è piuttosto affollato, nei diversi colori, per cui si deve osservare la prescrizione di HEIDELBERG di evitare  "qualsiasi forma concepibile", con particolare attenzione e rigore. La forma della motosega STIHL è dettata da necessità funzionali tecniche: occorre riferirsi alla rappresentazione mentale (un’immagine che un individuo si crea di una determinata situazione richiamandosi alle sensazioni e alla memoria) per accertare se la rappresentazione presenti un’identità che ne consenta il riconoscimento da parte dei terzi. Non si tratta, dunque, di un semplice assemblaggio casuale o accostamento transitorio, ma di un rapporto costante tra più parti (i colori, la lama, i componenti meccanici e lo chassis) che deve risultare in qualcosa che vada oltre la loro sommatoria e generi un’impressione generale di sintesi.

In particolare, nella combinazione di colori di specie il grigio rivela l’associazione semantica con il metallo, configurato nell’immagine della lama che domina nella “parte inferiore”. Inoltre, come è noto, il  grigio (come del resto il nero) non è propriamente neanche un colore e il complementare dell’arancione è, infatti, il blu.

A prescindere dalla presenza nei prodotti della concorrenza sia dell’arancione che del grigio sopra raffigurata, può quindi insorgere il dubbio se nel caso in esame sia perfino configurabile, ontologicamente parlando, un marchio di una vera e propria composizione di colori come siamo abituati a considerarla nelle nostre rappresentazioni mentali.

A conferma dell’incertezza generata nelle circostanze, l'EUIPO formula – curiosamente – due conclusioni autoescludentisi: se la rappresentazione fosse astratta e la descrizione inadeguata, il ricorso andrebbe respinto; se, viceversa, mostrasse una disposizione sistematica e costante dei due colori, andrebbe accolto (§13). Come a dire che non lo sa.

In sintesi, ho dei dubbi, molti dubbi sulla certezza giuridica della sentenza.
 

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@2021 - Prof. Avv. Stefano Sandri