Domanda di ammissione alle agevolazioni previste dal Bando “BREVETTI+”: i licenziatari di una domanda di brevetto devono considerarsi licenziatari di brevetto?

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio è stato chiamato ad annullare la delibera di Invitalia di non accoglibilità e rigetto dell’istanza di ammissione alle agevolazioni di cui al bando “Brevetti+ 2019” presentata da una società, alla quale i diritti brevettuali sono stati concessi in licenza esclusiva da un socio, titolare della domanda di brevetto. Alla base del diniego di Invitalia vi era l'assunto che l'istante non risultava titolare di alcun brevetto concesso né di una licenza di brevetto, ma tale motivazione viene contestata dalla società che, nel ricorso al TAR, deduce, invece, che "i licenziatari di una domanda di brevetto devono considerarsi licenziatari di brevetto tout court".

Il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio Italiano Brevetti e marchi, Divisione VII - Brevetti nazionali, europei e domande internazionali di brevetto, ha emanato il Bando “BREVETTI+” con decreto direttoriale del 26 novembre 2019, successivamente prorogato con decreto direttoriale del 29 luglio 2020.

Ai sensi dell’articolo 4 del bando (rubricato “Soggetti beneficiari”) possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le PMI, anche di nuova costituzione, aventi sede legale ed operativa in Italia, che siano alternativamente:

a) titolari o licenziatari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1 gennaio 2017;
b) titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 1 gennaio 2016 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;
c) titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 1 gennaio 2016, con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto;
d) in possesso di una opzione o di un accordo preliminare che abbia per oggetto l’acquisto di un brevetto o l’acquisizione in licenza di un brevetto per invenzione industriale, rilasciato in Italia successivamente al 1 gennaio 2017, con un soggetto, anche estero, che ne detenga la titolarità;
e) imprese neo-costituite in forma di società di capitali, a seguito di operazione di Spin-off universitari/accademici per le quali sussistano, al momento della presentazione della domanda, le condizioni indicate dal bando, tra cui la titolarità di un brevetto per invenzione industriale o di un accordo preliminare di acquisto o di acquisizione in licenza d’uso di brevetto per invenzione industriale, purché concesso successivamente al 1 gennaio 2017 e trasferito dall’università o ente di ricerca socio.

Il 21 ottobre 2020 una società presentava all’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa s.p.a. (“Invitalia”) una domanda di ammissione alle agevolazioni previste dal bando “BREVETTI+ 2019”, domanda fondata su un progetto di sviluppo commerciale relativo alla produzione di una “macchina per il lavaggio automatico di stoviglie”, come da domanda di brevetto di invenzione industriale del 12 luglio 2019. La domanda di brevetto in questione era stata presentata da un ingegnere, socio della società istante, alla quale i diritti brevettuali sono stati concessi in licenza esclusiva con contratto del 1° ottobre 2020.

Invitalia rigettava la domanda ritenendo che l’istante risultasse allo stato non possedere i requisiti formali di accesso in quanto il titolare del brevetto non coincideva con il soggetto proponente e non è stata presentata una opzione né un accordo, né una cessione del brevetto, né una licenza d'uso.

L’Agenzia ha infatti rilevato che “la domanda si ponesse in contrasto con quanto disposto dal Decreto Direttoriale 26 novembre 2019, all’art. 4, comma 1, lett. a), il quale prevede la possibilità di presentare domanda di accesso alle agevolazioni per le PMI che risultino titolari o licenziatari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1 gennaio 2017, e non di una domanda di brevetto, confermandosi che, al momento della presentazione della domanda in data 21.10.2020, la società non risultasse titolare di alcun brevetto concesso”.

Segue il ricorso della società dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio per richiedere l’annullamento della delibera di Invitalia del 23 novembre 2020, notificata in pari data, di non accoglibilità e rigetto dell’istanza di ammissione alle agevolazioni di cui al bando “Brevetti+ 2019”.

La ricorrente assume l’illegittimità del diniego avversato per asserita violazione dell’art. 4, comma 1, del decreto direttoriale 26 novembre 2019, posto da Invitalia a fondamento del diniego impugnato, in quanto la disposizione richiamata prevede espressamente che possano presentare domanda di accesso alle agevolazioni anche le PMI che “siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 1 gennaio 2016 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo””.

La lettura del decreto rende evidente la volontà del Ministero dello Sviluppo Economico di consentire la partecipazione al bando anche a soggetti titolari della mera domanda di brevetto (purché corredata di rapporto di ricerca con esito non negativo), equiparandoli ai titolari di brevetto effettivamente concesso. Per titolare, secondo la difesa della ricorrente, si deve intendere non solo il soggetto che ha presentato la domanda, ma altresì chi risulti titolare dei relativi diritti di privativa.

Parte ricorrente insiste per l’accoglimento del gravame proposto sull’assunto che “i cc.dd. licenziatari di una domanda di brevetto devono considerarsi licenziatari di brevetto tout court”.

Il TAR del Lazio non sembra condividere la tesi della ricorrente, rilevando che l’art. 4 del decreto direttoriale soltanto alla lettera a) del comma 1, riferita al brevetto già concesso, equipara i titolari di brevetto ai licenziatari, riconoscendo ad entrambi la possibilità di accedere ai benefici, mentre, laddove si riferisce alla mera domanda di brevetto [lettere b) e c)], abilita alla domanda solo gli effettivi titolari di tale domanda e non anche i meri licenziatari della stessa (quale la società ricorrente), con la conseguenza che è ben possibile accedere alle agevolazioni anche in ragione di una domanda di brevetto, ma soltanto per il soggetto che ne sia effettivamente titolare e non anche per il licenziatario della (mera) domanda.

In tal senso, depone anche il contenuto della successiva lett. d) che prevede l’accesso alle agevolazioni in favore di coloro che hanno acquisito la licenza di brevetto in virtù di un’opzione o di un accordo preliminare, purché - però - tale opzione o accordo preliminare abbiano ad oggetto una licenza di brevetto già concesso e non una semplice domanda di brevetto [nello stesso senso depone la disposizione di cui alla lett. e)].

La netta distinzione tra il licenziatario di un brevetto ed il licenziatario di una mera domanda di brevetto trova, peraltro, conferma anche nell’art. 6, comma 5, lett. c) dello stesso decreto direttoriale, secondo il quale “Non sono ammissibili i servizi specialistici da [...] soggetto cedente la licenza d’uso del brevetto, oggetto della valorizzazione, nel caso in cui la durata della licenza sia inferiore alla durata residua del brevetto medesimo”, nella considerazione che tale divieto verrebbe sostanzialmente eluso nel caso di ammissione a benefici anche del titolare di una licenza di domanda di brevetto, non essendo in tal caso possibile definire a priori la durata residua di una domanda di brevetto non ancora concessa.

Ne discende, dunque, come il decreto direttoriale in esame non consenta la concessione delle agevolazioni in favore della ricorrente, perché titolare non di una licenza di brevetto bensì di una licenza di (mera) domanda di brevetto.

Il giudice amministrativo ritiene che non può dunque condividersi l’affermazione di parte ricorrente secondo cui non sarebbe corretto operare una distinzione tra la licenza di brevetto e la licenza di domanda di brevetto e che in definitiva i “licenziatari di una domanda di brevetto devono considerarsi licenziatari di brevetto tout court”, atteso che, come noto, la domanda di brevetto consiste in una mera richiesta di concessione del brevetto, contenente i dati del richiedente e la descrizione dettagliata dell’invenzione, attestando la relativa ricevuta, che viene rilasciata al momento della sua presentazione, soltanto che essa è stata depositata, senza di per sé conferire all’istante alcun titolo o diritto.

Ne discende come con la sola presentazione della domanda di brevetto non si possa affermare di essere titolare di un brevetto, presupponendo ciò che la domanda di brevetto sia stata già accolta con conseguente concessione del brevetto medesimo, come comprovato dal dettato del comma 1 dell’art. 53 del D.Lgs. n. 30/2005 (invocato da parte ricorrente), secondo il quale “I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la concessione del brevetto”, sicché anche il licenziatario di una mera domanda li acquisterà solo ottenuto il brevetto e non prima, peraltro decorrendo i relativi effetti non già dalla mera presentazione della domanda bensì “dalla data in cui la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico” (in tal senso, il comma 2 di tale art. 53).

Queste le conclusioni a cui è giunto il Tribunale amministrativo per il Lazio nella sentenza n. 4201 pubblicata il 25 febbraio 2025.