Il procedimento si era concluso con l'accertamento della contraffazione di un brevetto relativo a un modulo compatto per la produzione elettrolitica di alluminio e con una condanna generica della convenuta al risarcimento del danno.
A valle di tale decisione, la titolare del brevetto aveva poi proposto avanti all'UPC e, in particolare, alla Divisione Locale di Amburgo, un procedimento volto ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalla contraffazione già affermata dai giudici tedeschi. La Corte di prima istanza, accogliendo la preliminary objection promossa della convenuta, aveva dichiarato la propria incompetenza. Secondo i togati di Amburgo, infatti, il Tribunale unificato dei brevetti non sarebbe competente a pronunciarsi su una domanda di risarcimento dei danni derivanti da un illecito di contraffazione accertato da un tribunale nazionale e non dall'UPC.
Dall'impugnazione della decisione di primo grado, si giunge dunque alla pronuncia in esame con la quale la Corte ha accolto l'appello proposto avverso la decisione di prime cure. Il procedimento d'appello ha visto le parti confrontarsi, tra l'altro, sull'interpretazione dell'articolo 32 (1) (a) UPCA. Al riguardo, la Corte d'Appello, prendendo le mosse dai criteri interpretativi stabiliti nella Convenzione di Vienna, ha evidenziato come tale norma, pur annoverando le azioni per accertamento di contraffazione tra le materie di competenza dell'UPC, non esclude che il TUB possa pronunciarsi solo sui danni derivanti dalla violazione, senza doversi necessariamente esprimere nel merito della stessa.
Questa interpretazione trova d'altronde conferma in altre disposizioni dell'UPCA, tra cui l'art. 32 (1) (f), che, pur non applicabile al caso in esame, prevede che l'UPC possa pronunciarsi sulle azioni di risarcimento dei danni derivanti da contraffazione prima della concessione del brevetto. I giudici di seconda istanza ritengono quindi illogico escludere la competenza dell'UPC per i danni derivanti dalla contraffazione del brevetto, quando essa è riconosciuta ex lege per i danni legati alla protezione provvisoria offerta dalla pubblicazione della domanda.
La Corte d’Appello, nel proprio iter argomentativo, ha altresì esaminato la competenza dell’UPC nel decidere sui danni per una contraffazione accertata da un tribunale nazionale in relazione al Regolamento Bruxelles I bis, che disciplina, tra l'altro, l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Al riguardo, i giudici di Lussemburgo hanno escluso qualsiasi contrasto normativo, evidenziando come l’UPC, in quanto tribunale comune a più Stati membri, debba essere considerato, secondo il Regolamento, alla stregua di un tribunale di uno Stato membro. Ciò comporta l’automatico riconoscimento delle decisioni emesse dai tribunali nazionali nell’ordinamento dell’UPC, come previsto dall’articolo 36 del Regolamento.
Sotto ulteriore profilo, la Corte ha affermato la propria competenza a decidere in merito alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore dell'UPCA avvenuta il 1° giugno 2023, a condizione che il brevetto europeo azionato sia ancora valido ed efficace a tale data.
Da ultimo, la Corte di Lussemburgo, riformando la decisione di primo grado, ha evidenziato l'efficienza della soluzione adottata, che prevede la possibilità (già prevista negli ordinamenti di alcuni Stati aderenti all'UPCA) di instaurare due distinte azioni per l'accertamento della violazione e per la quantificazione dei danni.