UPC: la saga Nanotech continua

di Laura Gastaldi e Noemi Canova

Lo scorso 17 ottobre la Divisione Centrale di Monaco ha reso la propria decisione a definizione del procedimento volto all'accertamento della nullità di un brevetto relativo a composti chimici e metodi per la rilevazione di analiti. Tale decisione si inscrive in un più ampio contesto che ha visto le parti coinvolte in altri procedimenti avanti all'UPC [...].

Una prima questione che ha investito il Tribunale attiene alla giurisdizione dell'UPC sulla validità della porzione tedesca del titolo, già oggetto di scrutinio da parte del Tribunale Federale tedesco, adito dalla filiale tedesca – parte del medesimo gruppo dell'attrice – in epoca precedente all'instaurazione della vertenza, e successivamente oggetto di appello. Tale litispendenza avrebbe quantomeno giustificato, ad avviso della convenuta, la sospensione del procedimento avanti all'UPC limitatamente alla porzione tedesca del titolo, considerata la connessione tra i procedimenti.

Malgrado la convenuta abbia nel corso del giudizio rinunciato a tale eccezione e le parti abbiano concordemente chiesto una pronuncia da parte della Divisione Centrale anche sulla porzione tedesca del titolo, la Corte si è soffermata ex officio sul tema, a mente del Regolamento Bruxelles I bis (Regolamento UE 1215/2012). Così, la Divisione Centrale, prendendo le mosse da alcuni precedenti, ha escluso l'applicazione degli articoli 29 e 30 del predetto Regolamento che ammettono la sospensione del procedimento ove più cause connesse siano pendenti davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti, non ritenendo nel caso specifico sussistente il requisito dell'identità tra le parti, qui considerate persone giuridiche distinte che condividono solamente la medesima società madre. Ulteriori argomentazioni avrebbero poi spinto la Divisione Centrale a concludere per il rigetto della domanda di sospensione; tra questi, lo stato avanzato del procedimento di fronte alla Divisione Centrale, i lunghi tempi necessari per la definizione del pendente procedimento d'appello in Germania e, da ultimo, il fatto che la causa trattata avanti alla Corte nazionale riguarda soltanto la porzione tedesca della privativa.

Passando ora al merito della decisione, l'azione di nullità promossa dall'attrice è fondata sull'asserita carenza di novità e altezza inventiva del brevetto contestato, efficace in Germania, Francia e Paesi Bassi, oltre che sulla pretesa insufficienza di descrizione. Con riferimento ai requisiti di brevettabilità, la Divisione Centrale ha accolto la domanda dell’attrice, ritenendo l’invenzione nella sua interezza (ed è questo un elemento enfatizzato dai togati) già divulgata prima del deposito della domanda. La Divisione Centrale ha altresì rimarcato – sulla scorta di precedenti decisioni – l'importanza della interpretazione delle rivendicazioni al fine di determinare l'ambito di protezione conferito dalla privativa, evidenziando che è necessario considerare la rivendicazione nel suo complesso non limitandosi alla sua formulazione letterale, ma facendo ricorso a qualsiasi ausilio esplicativo, ivi compresi i disegni e la descrizione, senza che ciò comporti una indebita estensione dell'oggetto della privativa. Un tale approccio, ha sottolineato la Corte, è d'altronde rivolto al contemperamento dell'interesse del titolare della privativa con l'altrettanto importante esigenza di certezza giuridica dei terzi.

Neppure la versione del brevetto come modificata dalla convenuta a seguito della presentazione della prima "auxiliary request" ha convinto Tribunale, il quale ha ritenuto l'invenzione così emendata comunque priva di altezza inventiva. Quanto poi alla successiva richiesta di modifica avanzata dalla titolare del brevetto, la stessa è stata ritenuta inammissibile in quanto tardiva. Il Tribunale, evidenziando come tale ulteriore richiesta avrebbe dovuto e potuto essere presentata prima dalla convenuta, ha richiamato il sistema cd. "front loaded" dell'UPC, a mente del quale le parti sono obbligate a presentare le proprie difese il prima possibile, anche al fine di garantire il rispetto del principio del contraddittorio.

La decisione, che ha dunque annullato il brevetto nella sua interezza, potrà essere oggetto di impugnazione.