L’ENI non può registrare il marchio per abbigliamento, scarpe e cappelleria

L’Eni s.p.a. ha chiesto nel 2011 al Tribunale dell’Unione Europea di annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI, con la quale era stata accolta l’opposizione di Emi (IP) Ltd. (titolare del marchio comunitario denominativo EMI registrato nel  2006 e del marchio comunitario figurativo EMI registrato nel 2008) alla registrazione, da parte di ENI s.p.a. del marchio denominativo ENI per prodotti e servizi della classe 25 dell’Accordo di Nizza del 1957, ossia per abbigliamento, scarpe e cappelleria (oltre ai servizi di vendita al dettaglio dei prodotti stessi).

Con decisione dell’8 settembre 2011, l'UAMI aveva respinto il ricorso proposto dall'ENI s.p.a., ritenendo che fosse giusto che la divisione di opposizione avesse accolto l'opposizione a causa dell'esistenza di un rischio di confusione dovuto alla somiglianza dei prodotti designati dal marchio richiesto, vale a dire abbigliamento, calzature e cappelleria (oltre ai servizi di vendita al dettaglio dei prodotti stessi), nonché alla somiglianza visiva e fonetica dei segni.

Il 14 ottobre 2010, infatti, la divisione di opposizione aveva accolto l'opposizione, negando la registrazione del marchio richiesto per tutti i prodotti interessati in classe 25 "abbigliamento, calzature e cappelleria" dell’Accordo di Nizza del 1957, mentre aveva autorizzato la registrazione per i servizi della classe 35 "pubblicità nei seguenti settori: petrolio, carburanti e lubrificanti, produzione di energia e trasporto e distribuzione".

Il Tribunale UE, con sentenza del 21 maggio 2014 (T-599/11), ha rigettato il ricorso, ritendendo corretta la decisione della commissione di ricorso dell'UAMI, che ha concluso per la somiglianza dei prodotti e servizi in causa.

Nella sentenza, infatti, si legge:

“Secondo una giurisprudenza costante, il rischio di confusione consiste nel rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Secondo tale giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, secondo la percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi in questione, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso.

... E' opportuno, in via preliminare, ricordare che la valutazione globale del rischio di confusione deve, per quanto riguarda la somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni, essere basata sull'impressione complessiva prodotta dai marchi di cui sopra, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi da parte del consumatore medio dei prodotti o servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio, che implica una certa interdipendenza tra i fattori presi in considerazione e, in particolare, la somiglianza dei marchi e dei prodotti o dei servizi designati.

... Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha constatato una somiglianza visiva e fonetica tra i segni, pur escludendo una somiglianza concettuale.

… Date le somiglianze visive e fonetiche tra i segni in conflitto, e dato il fatto che il servizio designato dal marchio anteriore, da un lato, e i prodotti designati dal marchio richiesto, dall'altro, sono anche simili, sicuramente senza errore la commissione di ricorso ha ritenuto che vi fosse un rischio di confusione tra di essi.".