Quando un marchio di colore senza contorni può acquisire carattere distintivo con l’uso ?

Con la sentenza 19 giugno 2014 (cause riunite C-217/13 e C-218/13), la Corte di Giustizia ha deciso sulle domande di pronuncia pregiudiziale relative all'interpretazione dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva n. 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa.

Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie tra, per quanto riguarda la causa C-217/13, l’Oberbank e il DSGV e, per quanto riguarda la causa C-218/13, tra la Banco Santander SA e la Santander Consumer Bank, da una parte, e il DSGV, dall’altra, in ordine alle domande di dichiarazione di nullità di un marchio di colore rosso senza contorni di cui il DSGV è titolare.

La Corte, alla quale si sono rivolti i giudici tedeschi, si è soffermata, pertanto, ad esamininare il problema se un marchio di colore senza contorni possa acquisire carattere distintivo mediante l’uso. In particolare, sono state sottoposte alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se l’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2008/95 osti a un’interpretazione del diritto nazionale secondo cui, al fine di riconoscere che un marchio di colore astratto (nella fattispecie: il rosso HKS 13), impiegato per servizi finanziari, ha acquisito un carattere distintivo per effetto del suo uso, occorre che da un sondaggio tra i consumatori risulti un livello di riconoscibilità pari almeno al 70%.

2) Se l’articolo 3, paragrafo 3, primo periodo, della direttiva 2008/95 debba essere interpretato nel senso che è dirimente il momento della domanda di registrazione di un marchio - e non il momento della registrazione - anche quando il titolare del marchio nell’ambito della sua difesa contro una domanda di accertamento della nullità sostiene che il marchio ha comunque acquisito, oltre tre anni dopo la domanda di registrazione ma prima della registrazione stessa, carattere distintivo per effetto del suo uso.

3) Nel caso in cui, anche alle condizioni sopra illustrate, rilevi il momento della domanda di registrazione: se il marchio debba essere dichiarato nullo già per il fatto che non è chiaro e non può più essere chiarito se, al momento della domanda di registrazione, esso avesse acquisito carattere distintivo per effetto del suo uso, o se la dichiarazione di nullità presupponga invece che il richiedente l’accertamento della nullità dimostri che il marchio non ha acquisito, al momento della domanda di registrazione, alcun carattere distintivo per effetto del suo uso.".

Nella direttiva n. 2008/95/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, si legge:

- articolo 2 (intitolato "Segni suscettibili di costituire un marchio di impresa"): "Possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente (…), a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.".

- articolo 3 (intitolato "Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità":"1. Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli: (...) b) i marchi privi di carattere distintivo; (...) 3. Un marchio di impresa non è escluso dalla registrazione o, se registrato, non può essere dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se prima della domanda di registrazione o a seguito dell’uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere distintivo. Gli Stati membri possono inoltre disporre che la presente disposizione sia anche applicabile quando il carattere distintivo è stato acquisito dopo la domanda di registrazione o dopo la registrazione stessa. (...)".

Così la Corte di Giustizia ha concluso nella sentenza in esame sulle predette questioni pregiudiziali:

1) L’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad un’interpretazione del diritto nazionale secondo cui, in procedimenti che sollevano la questione se un marchio di colore senza contorni abbia acquisito carattere distintivo con l’uso, è sempre e comunque necessario che da un sondaggio d’opinione risulti un grado di riconoscibilità di tale marchio di almeno il 70%.

2) Qualora uno Stato membro non si sia avvalso della facoltà prevista all’articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2008/95 (facoltà di cui secondo il giudice del rinvio, nell'interpretare la normativa tedesca, la Germania non si è avvalsa), l’articolo 3, paragrafo 3, primo periodo, di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità riguardante un marchio privo di carattere distintivo intrinseco, occorre esaminare, al fine di valutare se tale marchio abbia acquisito carattere distintivo con l’uso, se tale carattere sia stato acquisito prima della data di deposito della domanda di registrazione di detto marchio. Al riguardo è irrilevante che il titolare del marchio contestato faccia valere che quest’ultimo ha acquisito comunque carattere distintivo con l’uso successivamente al deposito della domanda di registrazione, ma prima della registrazione del marchio stesso.

3) Qualora uno Stato membro non si sia avvalso della facoltà prevista all’articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2008/95, l’articolo 3, paragrafo 3, primo periodo, di detta direttiva deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, il marchio contestato sia dichiarato nullo se privo di carattere distintivo intrinseco e il titolare di tale marchio non riesca a dimostrare che quest’ultimo aveva acquisito, prima della data di deposito della domanda di registrazione, carattere distintivo con l’uso che ne era stato fatto.".