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8 gennaio 2019

I Marchi "Fluidi" nell'Unione Europea

di Vincenzo Melilli

Sebbene i professionisti esperti nella gestione dei marchi abbiano ormai abbracciato il concetto di "fluidità" dei segni distintivi, questo resta un campo estremamente complesso che richiede una stretta cooperazione fra legali esperti in PI e titolari di marchi. Nell'era di Internet, un nuovo approccio per distinguere prodotti e servizi sta di fatto sostituendo il concetto tradizionale e statico di marchio: una prospettiva contemporanea legata ai segni distintivi che ha portato alla nascita dei cosiddetti "marchi fluidi".


Il trend del momento

In passato sarebbe stato inconcepibile parlare di un marchio come di "sostanza scorrevole in quanto dotata di limitata consistenza e densità", eppure ora il tema è fra i più dibattuti, in particolare, per i brand alla ricerca di strategie a lungo termine.

I marchi fluidi identificano un'ampia serie di modifiche di un marchio "capostipite". Come risultato, si ha un marchio originale, statico, che continua ad essere considerato il segno principale insieme a numerose variazioni sul tema.

Lisa Pearson, esperta di questa nuova tipologia di marchi, ha affermato: "I marchi fluidi offrono opportunità uniche ai titolari di un brand che possono rafforzare e ampliare i legami emotivi fra quest'ultimo e i consumatori. [Tali marchi] pongono anche rischi specifici dal punto di vista della norma applicabile e, pertanto, richiedono una gestione solida [e coerente]. Per utilizzare i marchi fluidi con successo, quindi, è necessaria una stretta collaborazione fra legali specializzati in marchi, i creativi, ed esperti di marketing che li possano ascoltare (e viceversa). Con le giuste sinergie, un marchio fluido può migliorare sia il portafoglio dei diritti di proprietà intellettuale del titolare di un brand sia l'attrattiva di quest'ultimo".

Un esempio ben noto di marchio fluido è il "Doodle" di Google. Esaminando le variazioni di questo marchio, la tipologia di modifiche/variazioni si sviluppa su due livelli diversi:

• modifiche costanti con un restyling continuo negli anni;

(Fonte: https://www.adabra.com/google-cambia-logo/)

 • utilizzo e protezione di numerose varianti del marchio stesso, con l'esplicito intento di utilizzare e tutelare una molteplicità di marchi diversi che esprimono un tentativo specifico di rendere il "cuore del marchio" più elastico, ampliando di fatto la protezione del marchio "capostipite".

 

 

Tutela

In sede UE non sono riscontrabili sentenze o leggi specifiche che forniscano disposizioni riguardanti i marchi fluidi. Di conseguenza, per affrontare la materia, in particolare per quanto riguarda segni distintivi, loro eventuali alterazioni e caratteristiche ornamentali, non rimane che andare alle radici e all'essenza del marchio, applicando le sentenze e la normativa vigente.

In parole povere, l'analisi dovrebbe concentrarsi sui marchi fluidi nella loro funzione di segni distintivi e/o elementi ornamentali degli stessi segni.

 

Requisiti d'uso

Mentre l'uso di un marchio "capostipite" (soprattutto se denominativo) non si presta a particolari problemi, l'uso di "variazioni" del segno aventi carattere sporadico e fluttuante, necessita di approfondimenti.

Le sentenze relative ai requisiti d'uso fungono da guida principale a livello europeo in merito alle variazioni di marchi utilizzati in commercio e differenti dal marchio oggetto di registrazione.

Ai fini dell'ottemperamento del requisito di uso del marchio ex art. 15(1)(a) del RMUE, la norma non richiede una rigida corrispondenza tra le forme del marchio così come registrate rispetto a quelle utilizzate. Sembra, infatti, che il Legislatore e la giurisprudenza vogliano evitare di imporre una rigida identità tra la forma utilizzata rispetto a quella che appare sul certificato di registrazione, al fine di garantire ai titolari dei relativi diritti la possibilità di modificare ragionevolmente i loro brand per un migliore impiego a livello commerciale.

Pertanto, quando il segno presente in commercio si differenzia dalla forma registrata solo per aspetti trascurabili, il regolamento prevede che l'obbligo di utilizzo del marchio registrato possa essere ottemperato fornendo una prova d'uso del marchio nella forma impiegata effettivamente in commercio (sentenza del 23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, Sezione 50, confermata dalla sentenza del 13/09/2007, C-234/06 P, Bainbridge, EU:C:2007:514, Sezione 86).

 

Elementi di Giurisprudenza

Nel caso "Galletas Gullon SA" contro l'EUIPO (T-404/16), il Tribunale di prima istanza ha sottolineato le principali questioni relative all'alterazione dei marchi fornendo, mutatis mutandis, la possibilità di applicazione di tali principi ai marchi fluidi.

Nel caso citato, il ricorrente affermava che le differenze sussistenti fra il marchio usato e quello registrato non alteravano il carattere distintivo del segno. Da questo punto di vista, il marchio utilizzato sarebbe una semplice evoluzione di quello registrato, come acclarato in diverse occasioni dalla giurisprudenza di Corte di Giustizia.

Di contro, l'EUIPO e la parte interveniente affermavano che il carattere distintivo del marchio oggetto di controversia era stato alterato, dato che i cambiamenti apportati allo stesso riguardavano elementi distintivi e dominanti, come i colori della confezione e il marchio "capostipite" stesso. Sostenevano, altresì, la non applicabilità della giurisprudenza a supporto delle tesi del ricorrente, dato che la forma della confezione non era in sé altamente distintiva in riferimento ai prodotti.

Il Tribunale ha rilevato che il punto (a) del secondo comma dell'articolo 15 del Regolamento 207/2009 stabilisce che l'uso di un marchio UE in forma alterata rispetto al segno raffigurato nel certificato di registrazione deve essere ammissibile e rientra nello scopo dell'art 15(1) del RMUE.

Tale disposizione, che non impone una conformità stringente tra il marchio in uso e il marchio registrato, consente al titolare di apportare delle modifiche le quali - sebbene non atte ad alterare il carattere distintivo - permettano al marchio di essere "fluidamente" adattabile alle esigenze di marketing e promozione in relazione prodotti o servizi rivendicati.

Nei casi nei quali il segno impiegato in commercio si discosta dal marchio registrato solo per elementi trascurabili, i due segni possono essere considerati sostanzialmente equivalenti. Pertanto, il requisito di uso del marchio registrato potrebbe essere ottemperato fornendo una prova d'uso del segno costituita dalla forma utilizzata effettivamente in commercio anche nel suo carattere "fluido".

In diverse occasioni, anche la Commissione dei Ricorsi dell'EUIPO ha espresso il medesimo convincimento ritenendo che la prova di uso effettivo comprenda quella di impiego del marchio originale in una forma per certi aspetti differente, ma che non alteri il carattere distintivo del segno oggetto di registrazione.

 

Marchi fluidi: dove iniziare?

Nuove teorie nel campo del marketing prevedono l'adeguamento degli strumenti utilizzati dalle imprese in un mondo in continuo cambiamento in relazione ai gusti dei consumatori e ai mezzi con i quali raggiungerli: meno statici e più "fluidi", meno carta stampata e più social media.

Allo stesso modo, i marchi non possono essere considerati come concetti granitici e, in tal modo, le imprese sono costrette a rispondere alle aspettative altrettanto "fluide" dei consumatori.

Per iniziare, però, è imprescindibile poter far leva su un marchio forte. Ancor prima di prendere in considerazione la fluidità di un brand, l'ideale è partire dalle basi. Nello specifico, selezionare, adottare e rafforzare un segno distintivo sicuro e robusto. Per esempio, il "Doodle" di Google non avrebbe ragion d'essere senza un marchio forte alla base costituito dalla dicitura GOOGLE.

Quando il marchio "capostipite" è ormai ben noto e facilmente riconoscibile dal consumatore, ci si può concentrare sull'adozione di uno stile che ne promuova la fluidità. Un approccio in grado di rispettare la personalità del brand principale è la caratteristica vincente in una strategia di tutela di un marchio fluido. In questo modo, il consumatore non avrà alcun problema a mettere in relazione le diverse varianti con il marchio "capostipite".

 

Disegno o Modello multiplo

La giurisdizione europea e italiana consentono una tutela accessoria attraverso i disegni o modelli. A differenza di molti altri Legislatori, l'Unione Europea e l'Italia permettono la protezione di una serie di caratteri astratti attraverso disegni o modelli protetti dalla classe 32-00 della Classificazione di Locarno (tipica degli elementi decorativi e ornamentali).

Sulla base di un'analisi costi e benefici, dopo aver protetto un segno distintivo principale (il "marchio capostipite"), potrebbe risultare conveniente presentare domande di disegno o modello multiplo il cui oggetto principale sia il segno dal punto di vista ornamentale anziché distintivo. In altri termini, in presenza di modifiche di un marchio fluido talmente numerose da risultare irragionevole il deposito di una domanda di marchio per ciascuna variante, il design multiplo permette di rivendicare diritti "ornamentali" per le medesime variazioni sul tema.

Soprattutto in riferimento a segni apposti su prodotti tangibili (ad esempio, adesivi da apporre al prodotto), la domanda di design multiplo può consentire al titolare di rivendicare diritti ornamentali per un numero teoricamente illimitato di disegni e modelli. L'uso congiunto di strategie di protezione di marchi e di disegni/modelli può assicurare una tutela più ampia per i molteplici aspetti dello stesso segno, in particolare unendo la protezione del marchio quale segno principale alle sue varianti tutelate nei loro aspetti "decorativo-ornamentali".

 

Conclusioni

Imprese e professionisti esperti nella gestione dei marchi hanno ormai abbracciato il concetto di marchio fluido. Si tratta, tuttavia, di un ambito in cui la collaborazione fra i legali specializzati in Proprietà Industriale e i titolari di marchi resta fondamentale soprattutto per affrontare la tipologia di strumento utilizzabile in funzione dello scopo della tutela.

 


Avv. Vincenzo Melilli

Bugnion S.p.a.