• Diritti d'autore - Disegno industriale

9 maggio 2019

Copyright, parere dell’AG Szpunar: protezione di disegni e modelli se sussiste il requisito della originalità

di Maria Alessandra Monanni

La questione sulla protezione del copyright sui disegni e modelli torna ad essere oggetto di interpretazione della Corte di Giustizia europea in riferimento alla causa C-683/17, dove si pone il problema se “un’opera d’arte applicata” possa essere tutelata dal diritto d’autore, in un contesto in cui è possibile “cumulare” una tutela secondo il diritto sui generis con il diritto autoriale.

Un’“opera d’arte applicata” è non solo frutto di un processo creativo, ma si assume altresì lo scopo di realizzare oggetti d’uso in diversi ambiti - quali ad esempio quello industriale, l’arredamento, l’abbigliamento - in cui all’aspetto estetico si unisce quello pratico e funzionale.

In tale sede sorge il quesito se un disegno o modello possa essere protetto dal diritto d’autore. Se un disegno o modello possa essere definito come “opera d’arte” o “creazione artistica”.

L’Avvocato Generale (AG) dell'Unione Europea, Maciej Szpunar, in data 2 maggio 2019, ha presentato le proprie conclusioni in merito alle questioni pregiudiziali emerse dai fatti discussi nella causa C-683/17.

L’Avvocato generale ha sottolineato innanzitutto quanto la protezione giuridica dell’opera d’arte applicata abbia origini antiche quanto quella della Proprietà intellettuale in generale, ma che ad oggi risulta difficile trovare un suo posto all’interno del sistema della Proprietà intellettuale. Questa ricomprende tre settori di protezione:

  1. quella delle invenzioni attraverso il diritto dei brevetti
  2. quella delle creazioni intellettuali attraverso il diritto d’autore
  3. quella della notorietà attraverso il diritto dei marchi

per cui gli oggetti propri delle arti applicate, a motivo del loro «carattere sia decorativo che utilitario, nonché della loro destinazione sia artistica che industriale», sono sottoposti alle suddette forme di protezione pur non rispondendo in pieno a obiettivi e meccanismi di ognuna di esse.

In Europa oltre a queste tutele si è sviluppato anche il regime di protezione sui generis comportando di per sé la possibilità di una cumulabilità delle diverse tipologie di protezione.

Ed è proprio la causa, oggetto di controversia, che attiene alla «cumulabilità della protezione dei disegni e dei modelli in base al regime sui generis con la loro protezione, in quanto opere, attraverso il diritto d’autore».

La relazione tra i due regimi di protezione genera forti dubbi sia nel legislatore che nella giurisprudenza.

Infatti, da una parte il “carattere utilitario e funzionale degli oggetti delle arti applicate e la loro attitudine alla produzione industriale di massa” crea incertezze circa il loro essere sottoposti alla tutela autoriale, oltre a stabilire se l'opera sia conforme «ai suoi fondamenti assiologici (vale a dire, il legame personale tra l’autore e la sua opera) e ai suoi obiettivi (vale a dire, la remunerazione dell’impegno intellettuale creativo)».

Quindi si creano strumenti il cui fine è applicare la protezione autoriale a disegni e modelli che abbiano un elevato valore artistico.

Dall’altra parte le opere d’arte applicate devono presentare «un alto livello di originalità», tale per cui l’Avvocato generale afferma che «non è giustificato escludere a priori gli oggetti delle arti applicate dalla protezione offerta dal diritto d’autore per il solo fatto che essi hanno (anche) carattere funzionale. Inoltre, altre categorie di opere rispetto alle quali la protezione del diritto d’autore non viene messa in dubbio possono avere anch’esse funzioni utilitarie, restando al contempo creazioni intellettuali originali».

Pertanto, sembra che la scelta del legislatore di «cumulare la protezione degli oggetti delle arti applicate attraverso un regime sui generis e da parte del diritto d’autore» non sia inopportuna. È necessario però che si garantiscano «l’autonomia e il conseguimento dei rispettivi obiettivi di ciascun regime di protezione».

Il fatto

Il procedimento ha visto la contesa tra:

la G-Star Raw CV (di seguito «G-Star») - una società di diritto olandese che progetta, produce e commercializza capi di abbigliamento con diversi marchi (G-Star, G-Star Raw, G-Star Denim Raw, GS-Raw, G-Raw e Raw) che includono la commercializzazione di modelli di jeans denominati “Arc”, oltre a felpe e magliette denominati “Rowdy” – nel ricorso LA RESISTENTE

e la Cofemel, Sociedade de Vestuário, SA (di seguito «Cofemel») - società di diritto portoghese che progetta, produce e commercializza modelli di jeans, felpe e magliette, con il marchio “Tiffosi” – nel ricorso LA RICORRENTE

L’oggetto del contendere riguardava la commercializzazione da parte di Cofemel di modelli di jeans, felpe e magliette con un design identico o simile, a parere della Resistente, a quello dei propri modelli “Arc” e “Rowdy”.

Il 30 agosto 2013, la G-Star provvedeva a adire il Tribunale di primo grado affinché condannasse Cofemel per violazione del diritto d’autore e per atti di concorrenza sleale, oltre a richiedere il risarcimento del danno subito, sostenendo che i modelli suddetti “costituivano creazioni intellettuali originali e, in quanto tali, opere di design protette da diritti d’autore”.

Il Tribunale di merito pronunciava sentenza, accettando parzialmente l’istanza di G-Star, a cui di seguito Cofemel proponeva ricorso alla Corte d’Appello portoghese la quale però confermava la sentenza impugnata.

Di seguito il ricorso passa alla Corte Suprema che si pone la domanda su come interpretare l’art. 2, paragrafo 1, lettera i), del codice del diritto d’autore e diritti connessi. A tal proposito “il giudice del rinvio rileva che tale disposizione, pur ricomprendendo chiaramente tra le opere protette dal diritto d’autore le opere d’arte applicata, i disegni e i modelli industriali e le opere di design che costituiscano creazione artistica, non precisa, tuttavia, il grado di originalità necessario affinché siffatte opere beneficino di detta protezione”.

Per valutare come interpretare la questione, la stessa Corte suprema decide di sospendere il procedimento e di presentare alla Corte di Giustizia europea le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’interpretazione data dalla Corte all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 osta ad una normativa nazionale – nel caso di specie, la norma di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del codice del diritto d’autore e diritti connessi – che garantisca protezione a titolo di diritti d’autore a opere d’arte applicata, disegni e modelli industriali e opere di design, che, al di là del loro fine utilitario, producono un effetto visivo loro proprio e rilevante da un punto di vista estetico, di tal guisa che la loro originalità è il criterio centrale per l’attribuzione della protezione nell’ambito dei diritti d’autore.

2) Se l’interpretazione data dalla Corte all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 osta a una normativa nazionale – nel caso di specie, la norma di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del codice del diritto d’autore e diritti connessi – che garantisca protezione a titolo di diritti d’autore a opere d’arte applicata, disegni e modelli industriali e opere di design se, alla luce di una valutazione particolarmente rigorosa del loro carattere artistico e tenuto conto delle concezioni dominanti in seno ai circoli culturali e istituzionali, essi siano meritevoli di essere definiti come “creazione artistica” o “opera d’arte”».

Analisi dell’Avvocato Generale

L’Avvocato Generale Szpunar inizia l’analisi partendo dalla nozione di “opera” che nell’art.2, lett.a) della Direttiva 2001/29[1] non trova una sua definizione ma la disposizione “si limita a riconoscere agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi riproduzione delle loro opere”.

Ritiene pertanto che, per ovviare alla lacuna normativa, l’analisi congiunta delle due questioni pregiudiziali debba avvenire in termini giurisprudenziali: infatti secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia  «affinché un oggetto sia qualificabile come “opera” ai sensi del diritto d’autore, è necessario che esso abbia carattere di originalità, ossia rappresenti il risultato della creazione intellettuale dell’autore[2]» -  «condizione di applicabilità del diritto d’autore, come armonizzato dal diritto dell’Unione».

È proprio il «risultato della creazione intellettuale dell’autore» che diventa l’elemento essenziale della definizione di opera. Definizione che ha avuto un seguito a livello giurisprudenziale qualificandola come creazione intellettuale che esprime la personalità dell’autore, che ha effettuato “scelte libere e creative[3]. È solo sulla base di tale criterio che un’opera possa essere tutelata dal diritto d’autore e sia possibile distinguere le opere soggette alla tutela autoriale da quelle che non sono incluse in tale protezione.

Inoltre, questo criterio, definito dalla Corte anche come “criterio di originalità”, rappresenta allo stesso tempo «il massimo requisito possibile che gli Stati membri hanno il diritto d’imporre rispetto alla protezione del diritto d’autore, a prescindere dal livello di creazione artistica dell’oggetto in questione».

L’AG Szpunar prosegue nell’analisi, notando che nella Direttiva 2001/29 non è presente alcun elemento con cui si possa operare una distinzione «del livello di protezione delle opere delle arti applicate in base al loro valore artistico».

Rispetto a ciò, i governi, rispettivamente, italiano, ceco e britannico, che hanno espresso le loro osservazioni in merito alla causa oggetto di controversia, ritengono che il requisito del “valore artistico” sia previsto in due disposizioni, l’art. 17 della direttiva 98/71[4] e l’art.96, paragrafo 2, del Regolamento n.6/2002[5].

  • L’art. 17 della direttiva 98/71 stabilisce che «i disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere».
  • L’art. 96, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 stabilisce che «disegni e modelli protetti in quanto tali da un disegno o modello comunitario sono altresì ammessi a beneficiare della protezione della legge sul diritto d'autore vigente negli Stati membri fin dal momento in cui il disegno o modello è stato ideato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere».

Come fa notare l’Avvocato generale, le due disposizioni hanno una formulazione simile, ma se nella prima, si parla di disegni o modelli registrati per cui la protezione riguarderebbe solo questa tipologia di opera, è sulla seconda disposizione che ritiene più opportuno fondare il proprio ragionamento. Ciò in virtù del fatto che nell’Unione europea la maggior parte dei disegni o modelli rimane non registrata, tipologia oggetto delle questioni pregiudiziali presenti in causa. Infatti, il Regolamento n. 6/2002 «prevede la protezione nell’Unione europea, limitata a tre anni, di tutti i disegni e i modelli, a condizione che essi siano nuovi e originali, senza necessità di registrazione».

L’applicazione dell’art.96, par.2 però può attribuire agli Stati membri «un ampio margine di discrezionalità rispetto alle condizioni per l’attribuzione della protezione del diritto d’autore ai disegni e ai modelli. Tuttavia, tale margine di discrezionalità è loro conferito con riserva dell’armonizzazione del diritto d’autore a livello dell’Unione, come confermato dal considerando 32 di detto regolamento»

Principio della cumulabilità della protezione dei disegni e dei modelli

In conclusione, entrambe le disposizioni devono essere interpretate sulla base del «”principio della cumulabilità della protezione” dei disegni e dei modelli sia mediante il diritto dei disegni e dei modelli, sia attraverso il diritto d’autore». Infatti «un’opera delle arti applicate non dev’essere esclusa dalla protezione del diritto d’autore solo perché può beneficiare della protezione sui generis quale disegno o modello. Al contrario, tali disposizioni non possono essere interpretate come derogatorie rispetto a quelle della direttiva 2001/29 o di ogni altro atto dell’Unione che disciplini i diritti d’autore».

L’AG Szpunar ha ritenuto quindi che fosse opportuno rispondere alle questioni pregiudiziali «nel senso che l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, come interpretato dalla Corte, osta a che i disegni e i modelli industriali siano protetti dal diritto d’autore solo qualora presentino un carattere artistico particolarmente inteso, il quale ecceda quanto normalmente richiesto per altre categorie di opere»

Inoltre, prima di chiudere, pone alcune osservazioni finali in merito alla protezione autoriale su disegni e modelli, in applicazione del principio di cumulabilità, affinché non si crei confusione tra i due regimi di tutela:

  • «una protezione sui generis dei disegni e dei modelli, come quella prevista dal regolamento n. 6/2002, è adatta alla specificità di questi oggetti destinatari di tutela, vale a dire oggetti utilitari correnti e prodotti in massa che possono, nondimeno, presentare anche alcune caratteristiche estetiche originali e meritevoli di protezione»
  • «qualora sia eccessivamente facile ottenere, per il medesimo oggetto, la protezione del diritto d’autore, che non richiede alcuna formalità, si applica a partire dal momento di creazione dell’oggetto, prescinde dal requisito della novità e la cui durata è, in sostanza, infinita in rapporto all’utilità del disegno e del modello per il suo proprietario, si rischia che il regime del diritto d’autore estrometta quello sui generis dedicato ai disegni e ai modelli».
  • «l’applicazione rigorosa del diritto d’autore da parte dei giudici nazionali sia in grado di porre rimedio, in misura considerevole, agli inconvenienti derivanti dalla cumulabilità di tale tipo di protezione con la tutela sui generis dei disegni e dei modelli. Infatti, non si tratta di estendere, mediante il diritto d’autore, la protezione conferita ai disegni e ai modelli fino a settant’anni dopo la morte dell’autore, bensì di conseguire, rispetto alle opere delle arti applicate, gli obiettivi specifici del diritto d’autore, per mezzo degli strumenti tipici di quest’ultimo».

In virtù di quanto interpretato ed esposto l’Avvocato generale risponde quindi alle due questioni nei seguenti termini:

1) l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, come interpretato dalla Corte, osta a che i disegni e i modelli industriali siano protetti dal diritto d’autore solo qualora presentino un carattere artistico particolarmente intenso, il quale ecceda quanto normalmente richiesto per altre categorie di opere.

2) A fronte di una domanda di protezione di un disegno o di un modello industriale attraverso il diritto d’autore, il giudice nazionale deve prendere in considerazione gli obiettivi e i meccanismi specifici di questa branca del diritto, come la protezione non delle idee ma delle espressioni e i criteri di valutazione della violazione dei diritti esclusivi. Per contro, il giudice nazionale non può applicare alla protezione del diritto d’autore i criteri specifici della protezione dei disegni e dei modelli.

 


[1] Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

[2] Sentenza del 16 luglio 2009, Infopaq International (C‑5/08, punto 37).

[3] Sentenza del 1° dicembre 2011, Painer (C‑145/10, punti 88 e 89).

[4] Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.

 


Dott.ssa Maria Alessandra Monanni

Legal Specialist in Proprietà Intellettuale 
Copywriter e Blogger